墨西哥专利申请分案申请实践

Soumis par song le
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自2020年11月5日《联邦工业产权保护法》(FLPIP)生效以来,墨西哥分案专利申请实践持续变化,既引发了知识产权实务界的不同理解,也出现了与墨西哥专利局(IMPI)内部观点不完全一致的情况。目前,IMPI 在适用分案申请相关规定时采取较为严格的立场。

在尚未展开实质审查的申请中,主要权利要求这一概念尤为重要。依照 FLPIP 的规定,“主要权利要求”系指:在权利要求中首先出现的发明,或首先出现的、具有单一性的发明组。IMPI 当前的做法是:一旦实质审查启动,主要权利要求发明即不得更改。但难度在于,申请人原则上无法事先准确预知IMPI何时正式启动该案的实质审查。

因此,建议申请人在墨西哥布局时:

  • 应确保希望保留在母案中的核心发明排在权利要求书的最前面;
  • 尤其在预计会产生缺乏单一性问题时,更应提前调整权利要求顺序。

在 IMPI 当前的实务下,一旦进入实质审查,通常不允许再调整主要权利要求来继续审查。在这种情形下,申请人往往需要在如下选项中作出取舍:

  • 继续推进现有母申请;或
  • 放弃母申请,改为就其余感兴趣的发明提交一个或多个分案申请。

在分案申请的时间节点上,IMPI 非正式地表示:

  • 无论是主动分案还是因缺乏单一性问题而提出的分案,均可以在母案处于待决状态期间提出,或者在自授权通知之日起两个月内提出。

但需要强调,上述指导意见属于IMPI的非正式口径,目前尚不确定审查员在多大程度上统一采纳并贯彻这些做法。因此,实践中更为稳妥的策略是:在墨西哥提交申请时,或至迟在完成形式审查之前,即对权利要求进行提前、审慎的重新排序,以明确并锁定“主要权利要求”

此外,一般规则下,墨西哥不允许“分案再分案“。

当在实审过程中收到缺乏单一性问题的审查意见时,建议申请人在答复审查意见的同时,同步提交任何拟提出的分案申请。以满足 FLPIP 关于分案的严格要求,并促进后续的审查进程更加顺畅。

若申请人选择在较晚阶段,再就此前已被指出“缺乏单一性问题”的发明提交分案——在 IMPI 当前立场下,有可能被视为”重新主张先前被视为已放弃的内容“。这一领域处于法律与审查实务的灰色地带,存在能否被接纳的不确定性与风险。

总体而言,墨西哥关于分案申请的具体做法仍在演变之中。上述说明反映的是撰写时点所观察到的当前实践,主要用于一般性指导,并可能随着 IMPI 对 FLPIP 条文的进一步解释与内部统一而发生变化。对于具体案件的操作与风险判断,应结合案件事实进行分析,并在必要时寻求专业意见。

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