Preguntas y respuestas sobre el registro de marcas en EE. UU.

¿Quién es elegible para registrar una marca en los Estados Unidos?

• Cualquier persona física o entidad que utilice una marca comercial o tenga una intención de buena fe de utilizar una marca comercial puede solicitar el registro.

¿Qué se puede proteger como marca registrada en Estados Unidos?

• En los Estados Unidos, excepto en determinadas circunstancias especiales, cualquier palabra, símbolo, imagen o combinación de ellos distintivos y no funcionales pueden registrarse como marcas comerciales, marcas de servicio, marcas de certificación o marcas colectivas en la USPTO y también pueden protegerse bajo normas comunes; ley, no es necesario registrarse. También se pueden proteger y registrar determinadas formas de productos, envases, lemas, colores, sonidos, movimientos, fragancias y otras sustancias no visuales.

¿Se pueden establecer derechos de marca sin registro?

• Poder. Según el artículo 43(a) de la Ley Lanham, las marcas comerciales no registradas pero válidas (también conocidas como marcas comerciales de derecho consuetudinario) pueden estar protegidas. El alcance geográfico de los derechos de marcas no registradas generalmente se limita a las áreas donde la marca se usa o es conocida por los consumidores. A diferencia de las marcas registradas, no se presume que las marcas no registradas sean válidas. Para proteger una marca no registrada, el titular de los derechos debe acreditar la validez de la marca.

¿Están protegidas las marcas extranjeras notoriamente conocidas incluso si no se utilizan en el país? En caso afirmativo, ¿la marca extranjera tiene que ser una marca nacional notoriamente conocida? ¿Qué prueba se necesita? ¿Qué protección se proporciona?

• Las marcas comerciales conocidas disfrutan de una protección más amplia que las marcas no conocidas, pero la ley estadounidense generalmente no protege las marcas comerciales conocidas o famosas que no se utilizan en los Estados Unidos.

¿Qué documentos se requieren para presentar una solicitud de marca?

• En los Estados Unidos, todas las solicitudes de registro de marcas deben presentarse electrónicamente y ya no se aceptan solicitudes en papel. Los solicitantes no están obligados a realizar una búsqueda previa a la solicitud. Cada solicitud de registro de marca requiere la siguiente información:
  • Nombre, dirección, tipo de entidad y dirección de correo electrónico del solicitante
  • Firma o certificación del solicitante
  • Identificación de bienes o servicios.
  • Base de solicitud
  • Patrón de marca
  • Descripción del Producto
  • Pagar la tarifa de solicitud
• Si el solicitante presenta una solicitud de registro de marca basada en un uso comercial, la solicitud de registro de marca también debe incluir:
  • Declaración de uso comercial de marca registrada verificada
  • Fecha del primer uso
  • Fecha del primer uso comercial
  • Las muestras que muestren el uso de la marca en el comercio de EE. UU. para al menos un bien o servicio en cada categoría. Las muestras que muestren el uso de la marca en un sitio web deben incluir la URL y la fecha de acceso o impresión.
• Si el solicitante presenta una intención bona fide de utilizar la marca en el comercio de los EE. UU., la solicitud de registro de marca debe contener:
  • una declaración verificada
  • Las solicitudes que reclamen prioridad para solicitudes extranjeras en virtud del Convenio de París deben especificar el país de prioridad y su fecha de prioridad.
  • Verificar la verdadera intención del solicitante de utilizar la marca en el comercio de EE. UU.
  • Las solicitudes de registro bajo el Protocolo de Madrid deben cumplir con los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, incluida la presentación del Formulario MM 18 , Declaración de Intención de Utilizar la Marca y su Declaración Verificada que Confirma la Verdadera Intención del Solicitante de Utilizar la Marca en EE.UU. Comercio
    

¿Cuánto tiempo suele tardar en obtenerse el registro de una marca y cuánto suele costar?

• Si no surgen problemas sustanciales durante la revisión de la USPTO, el registro de marca de EE. UU. puede obtener un certificado de registro de marca dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación. La tarifa de registro a través de TEAS es de 275 dólares estadounidenses por clase. Los solicitantes deben presentar una solicitud de registro de marca completa; describir los productos y servicios utilizando el lenguaje estándar del "Manual de identificación de la USPTO"; el registro entra en vigor oficialmente cuando se emite el certificado de registro de marca, pero muchos derechos se remontan al momento en que se presenta la solicitud de registro de marca.

¿Qué sistema de clasificación sigue la USPTO? ¿Es posible aplicarlo en múltiples categorías y cuánto ahorro de costos se estima?

• La USPTO utiliza el Sistema de Clasificación Internacional de Niza. Acepte múltiples categorías de solicitudes en un solo voto. Las solicitudes de categorías múltiples no serán elegibles para la reducción de tarifas.

¿Qué proceso sigue la Oficina de Marcas a la hora de decidir si aprueba un registro?

• Los examinadores de la USPTO revisarán si la marca cumple con los requisitos de registrabilidad y si entra en conflicto con otras marcas involucradas en el registro o la solicitud.
• La USPTO considerará un acuerdo entre las partes que explique la probabilidad y las razones por las cuales la marca no causará confusión, y qué medidas tomarán las partes si se produce confusión. No basta con una carta de acuerdo entre las partes.
• El examinador emitirá un aviso de dictamen de examen sobre la solicitud de registro de marca y estipulará un período de respuesta prorrogable de tres meses o improrrogable de seis meses.
• El solicitante debe responder a los comentarios de la revisión. Si las deficiencias observadas en la opinión de revisión no son importantes, el examinador se comunicará con el solicitante por teléfono o correo electrónico.
  

¿Es necesario iniciar el uso de una marca comercial o de servicio antes de que se apruebe o emita el registro?

• Estados Unidos es miembro del Convenio de París y el artículo 44 de la Ley Lanham permite el registro de marcas que hayan sido solicitadas o registradas en el país de origen de un miembro del Convenio. En términos generales, la propiedad anterior de un registro de marca extranjera no puede compensar el rechazo de una solicitud de registro de marca en los Estados Unidos ni respaldar una acción coercitiva contra el uso infractor.

¿Qué palabras o símbolos se pueden utilizar para indicar el uso o registro de una marca?

• Todos los titulares de derechos de marca pueden hacer valer sus derechos utilizando el símbolo ™, independientemente de si su marca está registrada o tiene una solicitud pendiente.
• El símbolo ® sólo puede utilizarse para marcas registradas.
• Se recomienda encarecidamente que los productos estén etiquetados para notificar los derechos y garantizar el uso adecuado de las marcas comerciales para evitar la infracción de los derechos de las marcas comerciales.
• El hecho de que un registrante no utilice el símbolo ® puede reducir la compensación monetaria disponible en una acción de cumplimiento.

¿Cuál es el procedimiento de oposición de marcas en Estados Unidos? ¿Puede el propietario de una marca impugnar una solicitud de mala fe en una jurisdicción donde su marca no está protegida? ¿Cuáles son las tarifas típicas asociadas con los procedimientos de cancelación o objeción de terceros?

• Poder. En los Estados Unidos, cualquier parte que crea que el registro de una marca le perjudicará puede presentar una objeción a una solicitud de registro de marca. Los motivos de la objeción incluyen:
  • No cumple con los requisitos de registrabilidad
  • El carácter distintivo de la famosa marca del demandante puede diluirse
• Una vez que una marca ingresa al procedimiento de anuncio preliminar, cualquier persona tiene 30 días para presentar una objeción o solicitar una extensión del plazo de objeción. Este plazo podrá ampliarse hasta 90 días sin el consentimiento del solicitante y 60 días más con el consentimiento.
• La ley de marcas de EE. UU. establece períodos de descubrimiento de pruebas, períodos de contrainterrogatorio y plazos para la presentación de escritos. Este cronograma estándar prevé un período de información final de 550 días después de que se emite la notificación de objeción. La TTAB generalmente resuelve un caso dentro de los 8 meses posteriores a la presentación del escrito. Las partes podrán acordar un calendario para la resolución acelerada del caso. La parte perdedora puede apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos o un tribunal de distrito federal con jurisdicción sobre las partes. Los requisitos de notificación y los plazos para presentar apelaciones se establecen en el Manual de procedimientos de examen de marcas comerciales de EE. UU. Por lo general, las partes pueden apelar dentro de los 60 días siguientes a la decisión. Si una parte apela ante el Tribunal de Circuito Federal, la parte que no apela puede elegir dentro de los 20 días revisar el laudo a través de una acción civil en el tribunal de distrito federal.
• Una marca registrada puede ser cancelada en cualquier momento por abandono del titular del derecho. El oponente deberá acreditar que ha dejado de utilizar la marca registrada y tiene intención de no reanudarla. Tres años consecutivos de falta de uso constituyen evidencia prima facie de abandono. El procedimiento de cancelación por abandono es el mismo que para la cancelación por otros motivos.
• Si el aniversario del registro de la marca tiene menos de cinco años, la marca podrá cancelarse por las siguientes causas:
  • Cualquier motivo que hubiera impedido el registro de una marca.
  • El registro continuo de una marca puede debilitar el carácter distintivo de la famosa marca del usuario anterior.
• Si ha pasado el quinto aniversario del registro, los motivos de cancelación se reducirán a los siguientes:
  • El registro se obtiene o mantiene mediante fraude;
  • Marca registrada:
  • Se ha convertido en una marca comercial común;
  • Marcas funcionales;
  • o abandonado (sin uso)
• A la fecha de registro, la marca registrada:
  • engañoso
  • Implicar falsamente una asociación con una persona, institución, creencia o símbolo nacional.
  • Contiene la bandera, escudo de armas u otra insignia de los Estados Unidos, cualquier estado, ciudad o cualquier país extranjero o contiene el nombre, imagen o firma que identifica a un individuo vivo en particular (a menos que se obtenga el consentimiento) o de un fallecido. Presidente de los Estados Unidos durante la vida de su cónyuge sobreviviente nombre, firma o imagen (a menos que se obtenga consentimiento por escrito)
  • o se utiliza una marca registrada para tergiversar el origen de los bienes o servicios vendidos bajo ella
• Si la marca ha estado registrada durante tres años pero nunca ha sido utilizada en el comercio (aunque el titular registrado con base en una solicitud extranjera puede probar como defensa la falta de uso excusable)
• o en el caso de una marca de certificación, la marca registrada ha sido utilizada como marca comercial o marca de servicio
• Cualquier parte que crea que ha sido perjudicada por el registro de una marca puede presentar una solicitud de cancelación y los honorarios requeridos ante la TTAB e iniciar una acción de cancelación de marca. Las solicitudes de revocación deben presentarse electrónicamente y estar firmadas por el solicitante o su abogado.
• La solicitud debe incluir:
  • Una declaración breve y clara de por qué el solicitante cree que ha sido o será perjudicado por el registro;
  • Motivo de la cancelación
• La legislación estadounidense también autoriza dos procedimientos ex parte para impugnar registros sobre la base de la falta de uso de una marca registrada.
  • La primera: Revisión ex parte, que permite impugnar un registro en el que el titular registrado alega durante el proceso de solicitud que su marca ha sido utilizada en el comercio. Este mecanismo permite a la USPTO reexaminar la exactitud de la declaración de uso del registrante. Este mecanismo deja de estar disponible una vez transcurrido el quinto aniversario del registro.
  • El segundo tipo: la revocación unilateral, que permite oponerse a registros de marcas que nunca han sido utilizadas en el comercio. Se dirige principalmente a registros basados en registros fuera de los EE. UU. Los impugnantes sólo pueden utilizar la marca entre 3 y 10 años después del registro.
• Cualquier persona puede iniciar unilateralmente un procedimiento de cancelación de marca. Una parte puede realizar una solicitud anónima a la USPTO presentando pruebas o testimonios que establezcan un caso prima facie de que la marca no estaba en uso en el comercio en la fecha pertinente, a saber:
  • La fecha en que se envía una declaración de uso en apoyo de una aplicación basada en el uso (o la fecha límite para presentar dicha declaración)
  • y registros basados en registros fuera de los EE. UU. que no se han utilizado durante tres años.
• La USPTO también puede confirmar la no utilización de la marca basándose en las pruebas aportadas.
• El registrante de la marca puede revocar la prueba de que la marca no ha sido utilizada durante 3 años presentando pruebas y testimonios en contrario. Si está registrada fuera de Estados Unidos, el titular de la marca puede demostrar que existe un motivo legítimo para su falta de uso. Si la USPTO cree que la respuesta del solicitante del registro es insuficiente, la marca será eliminada del registro y el solicitante tendrá derecho a apelar ante la TTAB. Sin embargo, si la respuesta es suficiente, tendrá un efecto exclusivo, impidiendo nuevas impugnaciones ex parte del registro respecto de los productos o servicios objeto de la primera impugnación.

¿Cuánto tiempo es válido el registro de una marca en los EE. UU. y cuáles son las condiciones requeridas para mantener el registro?

• Los registros se pueden mantener indefinidamente si el propietario presenta la documentación adecuada de mantenimiento y renovación. El propietario debe presentar una declaración de uso y una marca de muestra que describa el uso actual de la marca en el comercio de EE. UU. entre el quinto y sexto año de la fecha de registro. Si el propietario de la marca presenta una declaración de uso y una muestra de la marca que describe el uso actual de la marca en el comercio, se podrá realizar una solicitud de renovación del registro 10 años antes de la fecha de registro y cada 10 años a partir de entonces.

¿Cuál es el procedimiento para renunciar a los derechos de marca?

• En general, en los Estados Unidos, los procedimientos de cancelación de marcas pueden iniciarse total o parcialmente mediante presentación electrónica sin pagar una tarifa de solicitud. Sin embargo, si se selecciona para revisión una solicitud posterior al mantenimiento que afirma que una marca registrada está en uso, se cobrará una tarifa por eliminar los bienes y servicios específicos que no están en uso. Si la TTAB implementa el procedimiento de cancelación de marca, la USPTO será responsable del departamento posterior al registro. Si la marca abandonada es objeto de un procedimiento de cancelación, el procedimiento de abandono será tramitado por la TTAB.