Nuevas tendencias en el examen de marcas en Canadá

Además de clasificar los bienes y servicios según el sistema de Clasificación de Niza, las solicitudes de registro de marca canadienses deben describir los bienes y servicios en términos comerciales comunes. Este requisito único en Canadá suele sorprender a los solicitantes internacionales acostumbrados a usar un lenguaje amplio o menos específico.

Desde principios de 2022, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (OCIP) ofrece un proceso de examen acelerado para las solicitudes que se basan exclusivamente en la lista oficial de términos. A partir de 2025, el tiempo promedio de examen para la mayoría de las solicitudes de marca es de entre 9 y 11 meses. Además, la OCIP también ofrece un proceso formal de examen acelerado en circunstancias específicas. Los solicitantes pueden presentar una solicitud de examen acelerado y presentar una declaración jurada. Cuando el registro de la marca es necesario para: fines de aplicación de la ley; o para combatir productos falsificados en la frontera canadiense; o para evitar que el solicitante se encuentre en desventaja en las plataformas de comercio electrónico; o para preservar reivindicaciones de prioridad a petición de una oficina de propiedad intelectual extranjera, los solicitantes de marcas pueden solicitar un examen acelerado. La práctica ha demostrado que el examen puede llevarse a cabo en pocas semanas o incluso días después de la presentación de la solicitud de examen acelerado de marca.

examen sustantivo

• La OCPI realiza exámenes sustantivos de los registros de marcas basándose tanto en motivos absolutos como relativos. Si una marca referenciada obstaculiza el registro, el examinador emitirá una opinión y el solicitante deberá responder en un plazo de seis meses.
• El solicitante también puede pedir una extensión de plazo, pero sólo si hay un cambio de apoderado, una transferencia en curso, una oposición, negociaciones en curso con el propietario oficial de la marca, recopilación de evidencia para superar una objeción de no obviedad o circunstancias fuera del control del solicitante.
• Si la respuesta no logra superar el obstáculo para el registro, el examinador emitirá una nueva solicitud de examen. Si la segunda respuesta sigue sin resolver el problema, lo más probable es que se rechace el registro de la marca. El solicitante puede apelar ante el Tribunal Federal de Canadá. Si el solicitante no responde a la solicitud de examen dentro del plazo establecido, la CIPO emitirá una notificación por incumplimiento, lo que activará un período de gracia de dos meses, tras el cual la solicitud de registro de la marca se considerará abandonada.
• La CIPO no permite que terceros presenten observaciones durante el examen de marca, pero los titulares de marcas pueden presentar una "Notificación de Derechos de Terceros" para señalar solicitudes o registros anteriores que puedan generar confusión. Los abogados examinadores considerarán los derechos anteriores pertinentes durante el examen y podrían ayudar a evitar la aprobación de la solicitud problemática.

Aprobación, publicación, registro y renovación

• Una vez superados todos los obstáculos, la OCPI aprobará la solicitud de marca y la publicará en el Diario Oficial de Marcas. Cualquier tercero podrá presentar oposición a la solicitud en un plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación. Si no se presenta oposición o el solicitante supera la objeción, la marca pasará a la fase de registro y la OCPI emitirá un certificado de registro.
• El período de validez de una marca registrada en Canadá es inicialmente de 10 años y puede renovarse indefinidamente con un período de renovación de 10 años.
• En el momento de la renovación, la CIPO ha implementado un programa de clasificación previa a la renovación. Aproximadamente un año antes de la fecha límite de renovación, los titulares de marcas recibirán una carta de la CIPO invitándolos a clasificar sus productos y servicios según el sistema de Clasificación de Niza.

Una estrategia de marca precisa es esencial para el éxito en el mercado global. Ya sea que se establezca una presencia nacional o se expanda a mercados internacionales, comprender los procesos de examen y las regulaciones más recientes en diversos países y garantizar una protección sólida de los activos de marca son prioridades fundamentales para toda empresa.