2026年8月,美国联邦巡回上诉法院对*Dental Monitoring SAS v. Align Technology*一案作出判决,撤销了专利审判与上诉委员会(PTAB)此前依据*Penumbra v. RapidPulse*先例确立的一项审查标准:判断一篇现有技术文献能否援引其临时申请的更早申请日时,是否只需满足§119、§120规定的"形式性要求"即可,而无需实质满足§112(a)书面说明支持。这一分歧看似技术性极强,实则直接关系到专利无效抗辩、IPR答辩乃至专利布局尽调中的一项基础判断:一篇被援引为现有技术的文献,其"生效日期"究竟该如何确定。对于正在或计划在美国申请、维权或应对专利挑战的中国企业而言,这项规则的收紧,意味着现有技术检索与无效性分析的证明标准需要相应调整。
制度框架:从Dynamic Drinkware到Penumbra的分歧
在AIA实施前,联邦巡回法院在2015年*Dynamic Drinkware v. National Graphics*案中确立的规则是:一篇专利文献若想以其临时申请的申请日作为现有技术生效日,该临时申请必须对文献中依赖的至少一项权利要求提供§112书面说明支持,而不能仅凭临时申请与非临时申请之间的形式衔接关系。
PTAB此前在*Penumbra*先例决定中认为,这一规则专属于AIA之前的法律体系,AIA下的§102(d)(2)另设了独立标准——只要参考文献满足§§119、120规定的形式要求,且在先申请记载了其所依赖的主题内容,即可取得该在先申请日,无需另行证明书面说明支持是否覆盖了"权利要求"层面。这实质上降低了现有技术资格认定的门槛。
联邦巡回法院此次明确否定了这一区分。法院从法条文义出发:§102(d)(2)要求参考文献"有权主张优先权"于§119在先申请;而§119(e)(1)本身即规定,非临时申请只有在其披露内容已在临时申请中以§112(a)方式充分披露时,才能主张该临时申请的申请日利益。换言之,§112的书面说明要求并非AIA前特有的额外条件,而是内嵌于§119优先权规则本身、并被§102(d)(2)直接吸收的实质要求。形式衔接(即申请谱系上的时间连续性)只是必要条件,不是充分条件。
风险识别与实务应对
这一判决对不同主体的影响存在明显差异,需要分别评估:
对专利权人(防御方):在应对IPR或诉讼中的现有技术无效抗辩时,若对方援引的对比文件其本身申请日晚于己方专利有效申请日、仅凭一份更早的临时申请"倒推"生效日期,专利权人现在有更明确的法律依据去挑战——要求对方证明该临时申请对其后续非临时申请所披露的具体内容提供了充分的书面说明支持,而不能止步于形式性的申请链条完整。这为专利无效抗辩增加了一项可用的程序性与实体性双重审查点。
对专利挑战方(IPR申请人、被诉侵权人):在选取现有技术组合、构建无效理由时,若拟援引的对比文件依赖临时申请日才能构成现有技术,需要在提起IPR或答辩前预先核实该临时申请文本是否对非临时申请披露的技术方案提供了实质支持,避免因证据链断裂而使核心无效理由被驳回,造成程序与时间成本浪费。
对专利申请策略而言:该判决也提醒申请人在提交临时申请时,应确保其披露内容足以支持后续非临时申请中可能扩展或调整的权利要求表述,而非仅将临时申请作为"占位"性文件处理——这既关系到自身优先权的稳固性,也关系到该申请日后能否作为有效现有技术援引以对抗第三方专利。
案情简要
本案中,Align Technology在对Dental Monitoring专利提起的IPR中,援引Carrier文献主张显而易见性,而Carrier本身的非临时申请晚于争议专利的有效申请日,其现有技术资格完全依赖一份更早提交的临时申请。PTAB此前依据"形式合规"标准认定Carrier自临时申请日起即构成现有技术,并据此认定争议权利要求不可专利。联邦巡回法院认为PTAB适用了错误的法律标准,未就该临时申请是否对Carrier已披露的权利要求提供§112书面说明支持作出事实认定,因此撤销决定并发回重审。
结语
此案表明,美国专利法下"申请日"的效力从来不是单纯的程序性问题:无论是专利权人主张优先权,还是挑战方援引现有技术,日期利益的取得都必须以实质性的技术披露为支撑,形式上的申请链条完整并不能替代§112书面说明要求。对于涉美专利布局与无效抗辩业务而言,这意味着现有技术检索环节需要更早、更系统地纳入对临时申请文本的实质审查,而不仅仅核对申请谱系的时间节点。
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