PCT-PPH中的"第Ⅷ栏问题":并非一票否决,而是说明义务

Enviado por song el
来源:
页之码IP

在专利代理实务中,一份国际检索单位书面意见(WO/ISA)如果三性(新颖性、创造性、实用性)全部为正面结论,通常会被视为"优质申请"的标志。但只要第Ⅷ栏(Box Ⅷ)被勾选——哪怕只是权利要求引用基础不清这类形式瑕疵——不少申请人和代理人的第一反应仍是:这份书面意见"不干净了",PCT-PPH(专利审查高速路)大概率走不通。这种判断在业内流传甚广,但对照各主要专利局现行的PPH审查指南文本,结论其实需要修正。

一、第Ⅷ栏的法律效果:说明义务,而非自动排除

根据日本特许厅(JPO)等局在全球专利审查高速路(GPPH)项目下发布的统一指南文本,当作为PPH请求基础的WO/ISA、WO/IPEA或国际初步审查报告(IPER)第Ⅷ栏记载有审查意见时,申请人需要就相关权利要求逐项说明其为何不受该意见影响,而不论是否已提交修改以消除该意见;若未作说明,申请才会被认定不适格。值得注意的是,指南同时明确:该说明是否充分、修改是否真正克服了第Ⅷ栏所指出的问题,并不影响PPH准入资格的判断本身,换言之,第Ⅷ栏在准入阶段考察的是"申请人是否履行了说明义务",而非"该缺陷是否已被实质消除"。这与坊间"第Ⅷ栏=一票否决"的印象存在明显差距。

二、跨国实践比较:统一文本之下的执行差异

美国专利商标局(USPTO)与日本特许厅(JPO):二者在双边及多边PPH备忘录中沿用上述统一表述,实践中允许申请人以说明或权利要求修改两种方式回应,形式审查关注的是说明是否存在,而非是否"完美"。

中国国家知识产权局(CNIPA):现行PCT-PPH规则已非早期版本中"第Ⅷ栏存在任何意见即不得提出PPH请求"的一刀切标准。自2017年7月1日相关规则调整后,若第Ⅷ栏中的审查意见不涉及本次PPH请求所对应的权利要求,或仅涉及说明书、附图存在的缺陷,申请人可在请求表的说明事项中简述理由后提出PPH请求;未作说明或经审查不符合上述情形的,请求才会被驳回。也就是说,只要把存在瑕疵的权利要求排除在PPH请求范围之外,CNIPA的规则本身就为此留出了明确的合规路径。

欧洲专利局(EPO):PPH准入同样要求至少有一项权利要求被认定为可授权,且提交的权项范围需与该可授权权项充分对应;EPO审查员在实际审查中仍会独立核查清楚性、支持度等要求,不因PPH身份而放宽。由于EPO另设免官费、无权利要求范围限制的PACE加速审查机制,实务中遇到第Ⅷ栏形式性问题时,直接申请PACE往往比纠结PPH更高效。

三、应对框架:三条可选路径

企业和代理人面对第Ⅷ栏意见时,可按以下优先级评估:

  • 路径一:范围限定+书面说明。将被第Ⅷ栏点名的权利要求排除出PPH请求范围,仅就未被指出问题的权项提出PPH,并在请求表中注明理由。适用于该部分权项对当前商业布局非核心的情形,成本最低、见效最快。
  • 路径二:国际阶段Chapter II清理。在时限内提出国际初步审查请求,按审查员建议修正引用关系等形式问题,取得一份第Ⅷ栏无记载的国际初步审查报告,为后续在多国同步提PPH打好基础。适用于计划在三个以上局同步布局、且相关权项具有重要商业价值的情形。
  • 路径三:国家阶段单独修改。不寻求"无缺陷"的国际阶段文件,而是在进入各国国家阶段时,结合各局当地审查程序(如CNIPA的说明路径、USPTO的解释性声明)分别处理,兼顾成本与时效。

三条路径并非互斥,企业可结合权利要求的商业权重、目标市场数量、预算周期综合选择。

情景模拟

假设某制造企业的PCT申请在书面意见中,权1-6、8、10被认定具备三性,权7、9因引用关系表述不清被第Ⅷ栏点名,审查员同时给出了修改方向。企业计划半年内分别进入中国、美国、欧洲三地。若权7、9对应的技术方案已被企业列为核心保护点,比较可行的做法是在国际阶段尽快提出Chapter II请求,顺势按审查员建议修正引用关系,取得一份全项无记载的国际初步审查报告;若权7、9仅为次要保护层,则可以在三地分别以路径一处理,先用主权项及无争议从属权项快速获权,相关技术点留待后续分案或答辩阶段补强。

结语

第Ⅷ栏的存在,反映的是权利要求撰写环节的形式瑕疵,而非实质专利性的否定性结论。各主要专利局的PPH规则普遍为此保留了说明或限缩的操作空间,真正决定PPH能否顺利通过的,往往不是"第Ⅷ栏是否存在",而是申请人是否在恰当的时间节点,用恰当的方式向审查机构说明清楚。对于计划多国同步布局的企业而言,提前梳理书面意见中的每一条意见归属,比事后补救更能节省时间和成本。

套餐价格(官费和服务费) / Package fee

Get exact prices For the country / region

E-mail: mail@yezhimaip.com

Calculator