USPTO指定参考性案例：美国本土制造证据首次成为对抗自由裁量驳回的独立砝码

美国专利商标局（USPTO）近日将一项涉及"附加自由裁量立案考量备忘录"适用的决定指定为参考性案例（Informative Decision）。该案为特斯拉公司诉Bulletproof Property Management有限责任公司案（IPR2026-00204），USPTO于2026年6月15日作出决定，拒绝行使自由裁量权驳回立案申请。本案在多个维度为AIA（《美国发明法》）复审程序中的自由裁量立案标准提供了重要指引，尤其是首次在参考性案例层面确认美国本土制造证据可作为对抗自由裁量驳回的独立考量因素。

一、案件背景：自由裁量驳回与Fintiv框架

根据美国专利法相关规定，USPTO专利审判与上诉委员会（PTAB）在决定是否对多方复审（IPR）申请予以立案时，享有自由裁量权。在实践中，当存在并行的地区法院诉讼时，PTAB可能基于所谓的Fintiv框架行使自由裁量权，拒绝立案。

Fintiv框架考量的核心因素包括：并行诉讼的庭审日期是否临近、双方当事人及争议焦点的重叠程度、请求人提出挑战的时机等。该框架在实务中一直备受争议，USPTO近年来也通过发布备忘录等方式对其适用进行调整和细化。

本案中，专利权人（Bulletproof Property Management有限责任公司）主张PTAB应行使自由裁量权驳回特斯拉公司提出的IPR立案申请。USPTO在审查全部相关因素后，作出了拒绝自由裁量驳回的决定，并将该决定指定为参考性案例。

二、USPTO拒绝自由裁量驳回的四项理由

（一）并行诉讼因素：庭审日期撤销与宽泛声明

USPTO指出，虽然本案存在共同待决的平行地区法院诉讼，但该诉讼的庭审日期已被撤销。同时，请求人（特斯拉公司）提交了宽泛的不重复主张声明（broad stipulation），承诺不在地区法院诉讼中重复主张已在IPR程序中提出的无效理由。

这两项因素的叠加效果使得AIA复审程序能够作为并行诉讼的实质性替代途径发挥作用，从而有效化解了Fintiv框架下基于并行诉讼效率考量而驳回立案的风险。

（二）专利局明显错误：独立的立案支持因素

请求人在本案中成功证明了专利局在原始审查阶段存在明显错误。USPTO明确指出，该因素构成拒绝自由裁量驳回的独立考量因素。即便其他因素可能指向驳回方向，审查错误的存在本身即可为立案提供充分正当性。

这一认定体现了AIA复审程序的核心制度价值：为纠正专利审查中的错误提供有效的事后救济机制。

（三）提前提出挑战：积极利用AIA程序

USPTO进一步指出，请求人在较早阶段即对涉案专利提出了无效挑战，体现出对AIA程序的积极、及时利用。在Fintiv框架下，请求人提出挑战的时机始终是影响自由裁量判断的重要因素——越早提出，越能表明请求人并非出于拖延诉讼进程的目的而利用IPR程序。

（四）美国本土制造证据：备忘录精神的首次参考性适用

本案最具突破性意义的内容在于，USPTO指出，请求人就被控侵权产品提供了专门针对美国本土制造的证据。

根据USPTO此前发布的"附加自由裁量立案考量——AIA程序中美国制造与中小企业适用"备忘录的精神，涉案产品在美国本土制造这一事实，构成反对自由裁量驳回的重要权重因素。该备忘录旨在鼓励美国本土制造活动，确保从事美国境内生产的企业能够充分利用AIA复审程序挑战可能阻碍其制造活动的专利。

本案是该备忘录精神首次在参考性案例层面获得明确适用，标志着"美国制造"因素正式成为PTAB自由裁量立案分析框架中的实质性考量要素。

三、参考性案例的实践意义

本案被指定为参考性案例，虽不具有先例性案例（Precedential Decision）的约束力，但对PTAB未来处理类似案件具有重要的指导和参考价值。其实践启示包括以下几个方面：

1. 并行诉讼管理策略

庭审日期的撤销结合宽泛的不重复主张声明，可有效化解Fintiv框架下的自由裁量驳回风险。对于IPR请求人而言，在存在并行诉讼的情况下，主动提交宽泛声明已成为保障IPR立案的重要策略工具。

2. 美国制造因素的正式确立

本案首次在参考性案例层面确认，美国本土制造证据可作为对抗自由裁量驳回的独立砝码。对于在美国境内设有制造设施或供应链的企业而言，这一因素将为其在IPR程序中的立案请求提供额外的有利支撑。

3. 专利局错误的可纠正性

请求人若能证明专利审查阶段存在明显错误，将获得有利的立案考量。这要求请求人在准备IPR申请时，充分挖掘并论证审查历史中的瑕疵，包括但不限于审查员对现有技术的遗漏、权利要求解释的明显偏差等。

4. 时机选择的持续重要性

尽早提出挑战仍是影响自由裁量判断的积极因素。请求人应在获知涉案专利后尽快评估无效可能性并提出挑战，避免因时机过晚而承担不利推定。

四、对国际申请人的参考价值

本案对于在美国开展业务的国际企业（包括中国企业）具有以下参考价值：

• 在美制造布局的附带效益：在美国设立制造设施的企业，在面临专利侵权指控时，可将其美国本土制造的事实作为支持IPR立案的有利因素；
• IPR策略的整体规划：结合并行诉讼管理、声明提交、时机选择和制造证据等多维因素，制定综合性的IPR立案策略；
• 审查历史的深度分析：在专利无效分析中，应重视对目标专利审查历史的全面梳理，以发现可能存在的审查错误。

页之码点评

本案将"美国制造"因素正式纳入PTAB自由裁量立案的参考框架，反映出当前美国专利政策与产业政策深度融合的趋势。对于中国企业而言，在美国的制造布局不仅是产业链策略问题，更可能在专利纠纷中转化为程序性优势。建议有美国业务的企业在专利风险评估中将此因素纳入考量，以优化其整体知识产权防御策略。