澳大利亚专利授权后如何挑战？复审程序的实务解析与策略价值

当竞争对手的专利已经获得授权，企业面临的选择往往更加复杂：是花费高昂成本重新设计产品绕开专利，还是主动挑战该专利的有效性？在澳大利亚专利制度下，"复审"（Re-examination）程序为企业提供了一条成本可控、却行之有效的授权后挑战路径。本文结合澳大利亚知识产权局（IP Australia）的实践，详细解析复审程序的机制、适用条件与战略考量。

一、问题的起点：授权后专利为何需要挑战？

企业关注竞争对手已授权专利，通常源于"实施自由"（Freedom to Operate）分析的结论：该专利的权利要求可能覆盖企业计划推出的产品或技术，从而构成商业化的法律障碍。

面对这一困境，企业通常有三种基本选择：

1. 绕开设计（Design Around）：修改产品或技术方案，使其落在专利权利要求保护范围之外；
2. 寻求许可：与专利权人谈判许可条件；
3. 挑战有效性：通过法律程序请求撤销或缩窄该专利。

然而，绕开设计有时是困难的，甚至是不可能的，尤其是当权利要求撰写范围较宽，或技术方案的替代空间有限时。而寻求许可则意味着接受持续的成本负担和商业限制。在这种情况下，主动挑战专利有效性便成为一个值得认真考虑的选项。

二、复审程序：授权后挑战的核心工具

1. 程序性质：单方程序

澳大利亚的专利复审是一种单方（ex parte）程序。这意味着专利权人和挑战方（请求人）分别与IP Australia单独沟通，双方不直接对抗。具体而言：

• 挑战方提交复审请求，列明理由并提交证据；
• IP Australia审查证据后，如果认为该专利本不该被授权，通常会出具一份不利的复审报告；
• 专利权人获得机会，通过提交陈述意见以及可能的权利要求修改来克服报告中提出的问题；
• 请求复审的第三方不会被邀请对专利权人的回应作出评论。

这一程序特点与IP Australia管理的双方（inter partes）异议程序形成鲜明对比。需要特别注意的是，异议程序在澳大利亚仅在专利授权前可用。一旦专利授权，异议窗口即已关闭，复审便成为行政层面最主要的挑战手段。

2. 成本优势显著

提交复审请求的总体成本，只是挑战方通过联邦法院启动撤销程序所需成本的一小部分。对于预算有限但确实面临专利障碍的企业而言，复审提供了一条更具商业可行性的路径。

3. 可用的无效理由

复审可用的理由在2013年4月15日（即《1990年专利法》（联邦）最新修正案生效之日）前后有重大变化。

2013年4月15日之前：

• 请求复审唯一可用的理由是缺乏新颖性和/或创造性。涉及不符合可专利主题、实用性或充分公开的问题，只能在联邦法院的撤销程序中提出。

2013年4月15日之后：

• 复审可用的理由扩展为包括：
  • 新颖性（包括在先使用）；
  • 创造性；
  • 制造方式（即可专利主题）；
  • 实用性；以及
  • 充分描述发明的要求。

且不论审查请求是何时提交的，上述扩展后的理由均可适用于复审。

这一扩展使得复审程序的攻击角度大幅增加，不再局限于现有技术检索，还可以从说明书自身的缺陷入手挑战专利有效性。

三、关键细节：法律适用的时间节点问题

尽管修正后的法律扩展了复审可用的理由，但每一项理由的具体适用标准取决于审查请求提交的时间（即在2013年4月15日之前还是之后）。

这一点在实务中至关重要。以澳大利亚专利No. 2010271590复审案件为例：

• 该案中，专利权人是在2013年4月15日之前提交了审查请求；这意味着，尽管扩展后的复审理由都可以适用，但在适用"创造性"原则时，IP Australia在复审程序中所考虑的，是"提高门槛"（Raising the Bar）修正之前那一版本《专利法》中较为宽松的创造性要求；即便如此，IP Australia最终仍然认定该专利已授权的权利要求未能通过较低门槛的创造性测试；专利权人获得了修改权利要求的机会，但所作修改未能使局长满意；该专利最终因缺乏创造性而被撤销，挑战方得以毫无阻碍地继续其经营活动。
• 这一案例说明：即使适用旧法中更宽松的标准，一件质量不足的专利仍然可能在复审中被推翻。而对于2013年4月15日之后提交审查请求的专利，适用更严格的"提高门槛"标准，挑战方在创造性问题上可能有更大的攻击空间。

四、程序特点与策略考量

1. 任何第三方均可请求

• 任何第三方都可以请求对一件已授权的澳大利亚专利进行复审，只需根据规定的程序列出理由并提交所需证据。无需证明自身与该专利存在利害关系。

2. 不影响后续撤销权利

• 即使复审挑战未能成功，请求复审不会影响该第三方请求人日后向联邦法院申请撤销该专利的权利。换言之，复审是一种"试错成本"较低的尝试——即使失败，企业仍保留了通过司法途径进一步挑战的选项。

3. 存在待决法院程序时不可复审

• 当某件已授权专利存在待决的法院程序（例如侵权诉讼或撤销诉讼）时，IP Australia不会对其进行复审。因此，如果企业已经身处诉讼程序中，则无法同时利用复审机制。这也意味着，在诉讼风险尚未升级之前尽早启动复审，可能是更为有利的时机选择。

4. 挑战方对后续程序无参与权

• 由于复审是单方程序，请求人在提交请求和证据之后，便不再有机会对专利权人的回应进行评论或反驳。这要求挑战方在提交请求时，就必须尽可能全面、充分地准备证据和论证，确保一次性将最有力的理由呈现给IP Australia。

五、复审与其他挑战路径的比较

六、实务建议：何时考虑请求复审？

结合上述分析，以下情形中复审可能是值得优先考虑的策略：

• 竞争对手的专利已经授权，异议窗口已过；
• 通过产品重新设计绕开专利困难或不可能；
• 企业掌握了有力的现有技术或其他无效证据；
• 企业希望以较低成本测试挑战的可行性；
• 尚未进入法院程序，不存在待决诉讼；
• 企业不希望立即承担全面诉讼的成本和风险；
• 即使复审未成功，企业仍希望保留后续撤销的选项。

同时，企业在决定启动复审前，应当进行充分的证据准备和策略评估：

• 现有技术是否足够有力？
• 无效理由是基于新颖性、创造性，还是说明书缺陷？
• 审查请求的提交时间决定了适用哪个版本的法律标准？
• 是否有必要在复审之外同时准备其他应对方案？

七、持续监控与主动管理

对于可能影响业务的竞争对手专利，企业不应等到产品即将上市时才评估风险。更好的做法是建立持续的专利监控机制，定期跟踪目标专利的状态变化，评估是否以及何时有必要介入。

这包括：

• 监控目标专利的维护状态（是否按期缴纳年费）；
• 跟踪是否有其他第三方已经提出复审或撤销请求；
• 观察专利权人是否提交了修改请求；
• 评估该专利是否已经涉及法院程序（这将影响复审的可用性）。

页之码点评

复审制度为企业提供了一条成本可控的授权后专利挑战路径。对于在澳大利亚面临竞争对手专利障碍的中国企业而言，在产品上市规划阶段提前评估复审可行性，是将知识产权风险管理前置化的务实做法。