联邦巡回法院新规:临时申请须支持已公布权利要求,方可确立现有技术日期

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2026年8月10日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在 Dental Monitoring SAS v. Align Technology, Inc.(Case No. 2025-1752)一案中作出重要判决,对美国专利法 § 102(a)(2) 项下临时申请能否作为现有技术日期的判断标准进行了实质性收紧。该判决明确否定了此前专利审判与上诉委员会(PTAB)采取的"程序性要件"路径,要求临时申请必须为后续公布件中至少一项已公布权利要求提供 § 112(a) 意义上的书面描述支持,方可援引其申请日作为现有技术日期。这一裁决对依赖临时申请作为现有技术引用文件的无效程序、以及依赖临时申请建立优先权的申请策略,均将产生深远影响。

案件背景与争议焦点

本案的核心争议围绕美国专利申请公布号 2021/0068923("Carrier")能否作为现有技术,对抗 Dental Monitoring 持有的美国第 10,755,409 号专利。

关键时间节点如下:

  • Carrier 的临时申请提交于 '409 专利有效申请日之前
  • Carrier 的非临时申请则提交于该日之后

因此,Carrier 能否构成 § 102(a)(2) 意义上的现有技术,完全取决于其能否援引临时申请日作为现有技术基准日。

PTAB 此前依据 Penumbra, Inc. v. RapidPulse, Inc. 一案确立的思路,采取了较为宽松的"程序性要件"审查标准:只要 Carrier 满足主张优先权的形式要件,且其临时申请中披露了被援引作为现有技术的具体主题,即可赋予 Carrier 更早的临时申请日。

联邦巡回法院的裁决要点

联邦巡回法院明确否定了 PTAB 的分析路径,其核心法律推理如下:

第一,法律依据的重新解读。根据 § 102(d)(2)(参见 MPEP § 2154.01(b)),后续专利或申请必须"有资格主张"(entitled to claim)§ 119 项下的优先权。法院将"有资格"解释为实质意义上的优先权资格,而非仅仅程序性资格。

第二,§ 112(a) 书面描述要求的引入。由于 § 119(e) 要求发明必须以 § 112(a) 规定的方式在临时申请中被披露,法院据此推论:临时申请必须为后续公布件(即被用作现有技术的引用文件)中的至少一项已公布权利要求提供书面描述支持。

第三,两项独立要求的确立。判决明确区分了两项此前常被混淆的要求:

  • 临时申请对被援引作为现有技术之特定主题的披露
  • 临时申请对后续公布件中至少一项已公布权利要求的书面描述支持

法院强调,仅满足前者不足以让后续引用文件享有临时申请日;当事人必须另行证明后者的存在。

由于 PTAB 此前仅认定 Carrier 的临时申请描述了被援引主题,但未审查其是否为 Carrier 的任一权利要求提供书面描述支持,联邦巡回法院据此撤销了 PTAB 裁决,并将案件发回重审。

判决的实务意义

对无效程序中的现有技术举证。本判决明显偏离了此前较为宽松的临时优先权确立标准。在 IPR、PGR 等 PTAB 程序及联邦法院诉讼中,当事人若拟援引一项美国专利或已公布申请作为现有技术、并主张其临时申请日,除需证明临时申请披露了被援引的主题外,还须额外证明该临时申请为后续公布件的至少一项已公布权利要求提供了 § 112(a) 书面描述支持。举证负担显著加重。

对临时申请撰写实务的影响。长期以来,部分申请人将临时申请视为"占位性"文件,倾向于以较为简略的方式提交,寄希望于在非临时申请阶段完善披露。本判决进一步强化了一项基本实务原则:临时申请的撰写质量直接决定其作为现有技术引用文件的效力。若临时申请无法支持后续公布件中的任一权利要求,则该临时申请日在现有技术争议中将丧失效力。

对中国申请人的启示。中国企业在美国进行专利布局时,若采取"临时申请 + 12 个月内提交非临时申请"的常见路径,需特别注意:

  • 临时申请应包含完整、清晰的书面描述,充分支持后续拟提交的权利要求
  • 若企业存在通过自身在先申请阻却他人后续申请的战略考量,临时申请的书面描述质量将直接决定该战略能否实现
  • 简单地将研发资料、技术方案汇总提交作为临时申请的做法,在本判决之后将承担更大的现有技术日期丧失风险
结语

*Dental Monitoring* 一案标志着联邦巡回法院对 § 102(a)(2) 项下临时申请日确立标准的实质性收紧。判决所确立的"两项独立要求"原则 —— 即临时申请既须披露被援引主题,又须支持至少一项已公布权利要求 —— 重塑了美国现有技术举证的分析框架。对申请人而言,回归到长期以来的最佳实务原则至关重要:任何临时申请都应以最终提交非临时申请的严谨态度撰写,确保其书面描述足以支持后续权利要求,以在潜在的现有技术争议中保留临时申请日的利益。

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