双重专利的跨境雷区:中国、香港与东南亚规则全景解析

Enviado por song el
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双重专利制度在全球专利体系中都建立于一项基本原则之上:针对同一发明,发明人只能获得一件专利。否则,就可能通过多件专利的并存,变相延长法定保护期后的独占利益。虽然这一原则看似清晰,但在实践中,“同一发明”的界定并不简单。不同司法辖区围绕权利要求范围、解释方式、显而易见性、修改限制以及关联申请之间不断变化的权利要求组合,形成了差异显著的双重专利规则。对于在多个国家和地区布局专利的申请人而言,这一问题具有高度复杂性,稍有不慎即可能落入制度差异所形成的“雷区”。

分案申请是各主要专利制度中最常见的双重专利争议来源。其重要性在于,分案申请承继母案的申请日、优先权主张和说明书披露内容,同时也是专利申请策略管理中的关键工具。申请人之所以提出分案,往往是为了争取更宽或更窄的权利要求、不同类型的权利要求、作为后备方案的权利要求,或覆盖那些虽未被优先权完整覆盖、但在商业上切实存在的实施方式。

中国:严格同一性标准,不承认显而易见类型双重专利

《中华人民共和国专利法》第9条第1款仅在两件专利请求保护同一发明创造时予以禁止,这通常被概括为“严格同一性”测试。在中国,只有当一件专利中至少有一项权利要求,与另一件专利中的某项权利要求保护范围相同时,才构成双重专利。如果权利要求范围不同,则通常不构成双重专利。技术特征、权利要求宽窄程度或其组合上的差异,都足以否定“同一发明”的认定。

由此,中国并不承认所谓“显而易见类型双重专利”(obviousness-type double patenting,OTDP)制度。也就是说,并不存在一种原则,阻止申请人就显而易见的变体、在可专利性上无实质区别的主题或渐进式改进获得多件专利;前提是这些权利要求的保护范围并不完全一致。

在2026年1月1日之前,中国曾授权大量一案两请类别的专利,即:“发明专利 + 实用新型”组合。历史上,由于实用新型通常不经过实质审查,往往可在6至12个月内授权,而发明专利通常需要数年;同时,实用新型授权后即可执行,因此这一组合长期以来是十分有效的维权工具。

但自2026年1月1日起,中国对同日提交的发明与实用新型双申请已大幅收紧。根据修改后的审查指南,主要变化包括:

  • 申请人必须在两件申请中均声明属于一案两请;
  • 对于已声明的案件,若发明专利具备授权条件,申请人必须放弃实用新型,方可获得发明专利授权;
  • 中国不再允许申请人通过修改权利要求来刻意区分保护范围,以谋求两件申请同时获权;
  • 未作声明的申请将触发通常的第9条驳回机制,即只能授权一件,但在某些情况下可能仍保留一定修改空间。

虽然《专利法》将双重专利列为无效宣告理由之一,但在实际诉讼中,双重专利抗辩并不像新颖性、创造性挑战那样常见。原因在于,中国国家知识产权局通常会在实质审查阶段认真处理“同一发明”问题,尤其是针对发明与实用新型双申请,因此不少潜在冲突在授权前就已被排除。

中国香港:法定禁止同一发明双重专利,不适用 OTDP

中国香港明确禁止针对同一发明的双重专利,但这一限制仅适用于经过实质审查的专利,不适用于通过再注册程序取得的专利。中国香港《专利条例》对双重专利的限制,仅限于同一发明情形,并不延伸至显而易见的变体或在可专利性上无实质区别的主题。根据香港法律,构成双重专利通常需要同时满足以下条件:

  • 两件专利或申请涉及同一发明;
  • 具有相同发明人,或至少存在共同发明人;
  • 具有相同的关键日期,即申请日或优先权日。

这一禁止适用于标准专利的实质审查阶段,也适用于短期专利授权后的实质审查阶段。其本质仍然是一种严格同一性,或者说“实质上相同保护范围”的测试。同样,香港不存在任何OTDP 原则。因此,审查员仅依据《专利条例》第9C条的法定要求处理创造性或显而易见性问题。

香港专利法并不以政策导向的方式引入 OTDP 概念,而是依靠新颖性、创造性和优先权规则来约束权利要求范围。换言之,它不会将这些问题重新构造为一种针对共同所有专利、用于防止保护期延长或重复骚扰的独立原则。

因此,在香港,只要保护范围在实质上有所区别,即便属于显而易见的变体、改进方案或部分重叠的要素,一般也不会触发双重专利问题。

东南亚:表面相似,实则差异显著

从整体上看,东南亚若干建立了较成体系双重专利规则的国家和地区——包括新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、泰国和越南等,这些国家在制度表述上确有一定相似性,通常都将双重专利限制在多件专利中请求保护“同一发明”或类似“同一性”的情形,同时,东南亚国家普遍不承认 OTDP。然而,各司法辖区审查员对于“同一发明”或“同一性”的理解并不一致。

新加坡、马来西亚、菲律宾:规则相对明确

新加坡、马来西亚和菲律宾的特点在于,它们都制定了较明确的审查指南,用于说明审查员应如何判断权利要求是否构成“同一”。尽管这些指南未必导向完全相同的结论,但至少增强了双重专利判断的确定性。

在新加坡,《新加坡审查指南》用于落实《专利法》第80条。指南明确指出,当两件申请,或一件申请与一件已授权专利,具有相同申请人或权利继受人、主张相同优先权日,且权利要求范围完全相同时,即会产生双重专利问题。

因此,新加坡禁止“完全同一”,但允许“部分重叠”。不过,审查员仍会对所有“平行申请”进行双重专利审查。所谓平行申请,是指两件或两件以上并存、享有相同优先权日且申请人相同的申请。

即便如此,新加坡并非不存在双重专利争议。相关问题仍可能出现在以下方面:不同的权利要求措辞是否真正导致保护范围不同;新增技术特征是否实际上并未起到限缩作用;以及申请人是否试图通过在一件申请中使用上位概念、在另一件申请中使用被该上位概念涵盖的具体技术特征,来规避双重专利审查。

马来西亚则具有较强的系统化特征。其专利系统会自动标记“平行”申请,审查员会例行进行交叉比对。同时,整个专利家族的案件往往由同一名审查员或相互关联的审查员处理。

其结果是,申请人通常会在非常早期收到双重专利问题通知,往往在第一次审查意见中即被提出,甚至早于关于新颖性与创造性的实质审查意见。

菲律宾的做法也较为接近。由于分案申请十分常见,审查机关通常在审查开始时即通盘审视整个专利家族,并将双重专利视为优先处理的门槛性问题。

泰国、印度尼西亚、越南:理解路径不一

泰国并无关于双重专利的详细审查指南。由于其审查文化更强调个案判断而非僵化规则,审查员拥有较大自由裁量权,因此往往以一种实质性、而非纯粹字面化的方式理解“同一性”。

而在一些同样缺乏详细指南的国家,如印度尼西亚、越南等,审查员对“同一性”则更倾向于采取字面理解。因此,即便只是措辞上的细微差异,也可能足以避免被认定为双重专利。

由此可见,东南亚虽然在立法层面普遍不承认 OTDP,且都围绕“同一发明”展开判断,但在实际适用层面,不同国家对于何谓“同一”的理解可能存在显著差异。

总结

对于计划在中国、香港及东南亚进行专利布局的申请人而言,双重专利问题的风险并不在于是否存在统一原则,而在于不同司法辖区对“同一发明”的理解和适用方式差别很大。中国与香港总体采取严格同一性标准,不承认 OTDP;东南亚各国虽在原则表述上相近,但在审查尺度、指南明确程度和审查员自由裁量空间方面差异明显。专利申请人及代理机构在处理分案、平行申请和权利要求布局时,必须结合当地制度特点,持续审视专利家族内部的权利要求边界,以降低跨境布局中的制度性风险。

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