美国专利商标局拟堵住单方复审"匿名漏洞":强制披露实质利益相关方新规解读

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美国专利商标局(USPTO)近日发布了一份拟议规则制定通知(NPRM),题为《要求在第三方申请单方复审中识别所有实质利益相关方》。该拟议规则直指现行单方复审(Ex Parte Reexamination)制度中长期存在的结构性缺陷。

1. 现行匿名申请机制

根据现行规则,第三方可以通过注册专利代理人匿名提交单方复审请求,其真实身份对公众乃至USPTO本身均可保密。这一设计的初衷是鼓励公众对问题专利提出挑战,但在实践中却逐渐暴露出严重的制度风险。

2. 法定禁反言执行面临困境

根据《美国发明法案》(AIA)的规定,若某方在多方复审(IPR)或授权后复审(PGR)中已收到最终书面决定,该方及其实质利益相关方(Real Party in Interest, RPI)或私下关联方(Privy)不得再就已提起或合理可提起的理由向USPTO提出复审。然而,由于单方复审允许匿名提交,且仅依赖申请人代理律师的自我诚信声明(37 CFR 1.510(b)(6)),USPTO无法独立核实申请人是否受制于禁反言条款,法律的威慑效力大打折扣。

3. 滥用风险显著上升

USPTO在通知中指出,近期提交的单方复审请求中,涉及先前已在IPR/PGR中被挑战过的专利的比例显著增加。这一趋势表明,部分当事人可能正在利用匿名机制规避禁反言限制,对专利权人造成不当困扰,同时浪费行政审查资源。

拟议规章的主要修改内容

USPTO拟对联邦法规第37编第1部分(37 CFR Part 1)作出以下关键修改:

1. 新增 § 1.510(b)(7):强制提交RPI声明

拟议规则要求,第三方提交单方复审请求时,必须单独附上一份声明,明确识别该请求的所有实质利益相关方(RPI),包括申请人本人及其背后的所有RPI。需要特别说明的是:

  • 专利权人豁免:若复审请求由专利权人自行提出,则不适用此项识别要求;
  • 保密机制保留:应第三方申请人的书面请求,该RPI声明将从公开的专利和复审案卷中排除,严格保持机密,不会根据 § 1.11(d) 向公众开放。

这一设计体现了立法者的平衡考量:既满足USPTO内部审核禁反言的行政需求,又遵循了35 U.S.C. 301(e)和302对公众保密的法定要求。换言之,匿名对公众仍然有效,但对USPTO本身不再有效。

2. 修订 § 1.501(d):澄清现有技术引用不受影响

拟议规则明确,依据该条提交的单纯现有技术引用或书面声明(即非单方复审请求本身)仍可完全匿名提交,不受新增RPI识别要求的约束。这一澄清确保了公众参与专利审查的便利性不受削弱。

RPI认定标准与指引

拟议规则并未对"实质利益相关方"给出机械性定义,而是强调该认定需要根据个案具体情况逐案分析(fact-dependent inquiry)。USPTO在通知中列明了申请人可参考的权威依据,包括:

  • 联邦巡回上诉法院的判例,如 Applications in Internet Time v. RPC Corp.;
  • 美国最高法院判例,如 Taylor v. Sturgell;
  • 专利审判及上诉委员会(PTAB)发布的《综合审判实践指南》(Consolidated Trial Practice Guide)。

这些参考依据为申请人提供了较为清晰的合规框架,同时也为USPTO的审查留下了必要的裁量空间。

与PTAB规则的协同效应

该拟议规则并非孤立的制度修补,而是与USPTO正在同步推进的PTAB程序规则修订(37 CFR 42.108(e)(5))形成协同。后者旨在防止第三方利用匿名单方复审规避针对IPR立案的相关限制。两项规则联动,构建了更为严密的制度防线,压缩了利用程序漏洞进行策略性操作的空间。

程序性安排与经济影响评估

公众意见征求

尽管该规则在法律性质上属于机构程序性/解释性规则,依法可免于强制性通告与意见征求程序,但USPTO仍主动选择征求公众意见,截止日期为2026年8月21日。这一做法体现了USPTO在重大规则变更上的审慎态度。

经济负担评估

USPTO认定该规则对受影响主体的经济负担极低(De Minimis):不增加额外官费,且识别RPI的合规负担极为有限,对中小企业及小实体不构成重大经济影响。

变更前后对比一览
项目变更前(现行规则)拟议变更后(新规)
对公众保密支持匿名仍支持(可申请将RPI声明对公众保密)
对USPTO保密支持(USPTO亦无法得知RPI身份)禁止(必须向USPTO披露所有RPI身份)
禁反言审查仅依赖代理人的诚信声明USPTO可基于RPI声明进行独立核查
现有技术引用可匿名提交不受影响,仍可匿名
【页之码点评】

该拟议规则精准回应了单方复审中"对内透明、对外保密"的制度需求,在不牺牲匿名挑战便利性的前提下,有效堵住了禁反言规避的漏洞。对于在美布局专利的中国企业而言,这意味着竞争对手通过匿名反复挑战专利有效性的策略空间将被显著压缩,专利权的稳定性预期有所增强。企业在规划复审策略时,需更加审慎评估RPI关联风险。

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