Introduction à la réforme de l'examen d'enregistrement des marques de commerce au Canada

Ces dernières années, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a mis en œuvre une série de réformes pour remédier au problème persistant des retards dans l'examen des marques de commerce et améliorer l'efficacité et la prévisibilité du processus de litige. Auparavant, il fallait compter quatre ans, voire plus, pour qu'une demande d'enregistrement de marque obtienne son premier avis d'examen. Grâce aux réformes, ce délai a été considérablement réduit.

À compter du 1er janvier 2024, l'OPIC a mis en place un calendrier d'examen de référence, s'engageant à effectuer un premier examen des demandes d'enregistrement de marques de commerce sélectionnées (c.-à-d. les demandes reposant uniquement sur des produits et services préapprouvés) dans un délai de 18 mois, et un premier examen de toutes les autres demandes électroniques dans un délai de 28 mois. Bien que ces normes d'examen établies par l'OPIC ne soient pas juridiquement contraignantes, elles servent d'indicateurs de rendement internes et reflètent l'importance renouvelée accordée par l'OPIC à la prestation de services rapides. Pour renforcer cet engagement, l'OPIC a instauré une politique de compensation qui rembourse automatiquement une partie des frais applicables, par exemple 25 % ou 50 %, si les normes de service ne sont pas respectées. Les demandeurs n'ont pas besoin de présenter une demande officielle, ce qui offre une protection procédurale aux demandeurs touchés par les retards.

Pour atteindre ces objectifs, l’OPIC a considérablement élargi sa capacité d’examen, embauchant plus de 160 nouveaux examinateurs depuis 2023. À la mi-2025, le délai moyen pour le premier examen des demandes d’enregistrement de marques a été considérablement réduit à environ 10,5 mois pour les demandes du Protocole de Madrid, à environ 9,3 mois pour les demandes de la Liste sélective et à environ 11 mois pour tous les autres pays, ce qui représente une amélioration de plus de deux ans par rapport à 2022.

L'enregistrement d'une marque de commerce au Canada repose sur le principe de l'« usage antérieur ». En vertu du droit canadien des marques de commerce, une marque de commerce est définie au sens large comme suit :

• Un signe ou une combinaison de signes utilisé ou destiné à être utilisé par une personne pour distinguer ses produits ou services de ceux des autres
• Marque de certification

Le Canada reconnaît diverses formes de marques de commerce, y compris les marques non traditionnelles comme les couleurs, les sons et les odeurs, qui peuvent être protégées au Canada sous certaines conditions. Cela offre aux entreprises une plus grande liberté de création et de protection de leurs marques.

Norme de caractère distinctif

• Le caractère distinctif demeure le principe fondamental et la norme fondamentale pour l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada. L'OPIC peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque s'il conclut qu'elle n'a pas de caractère distinctif inhérent (CNI). Les oppositions pour CNI sont souvent déposées en vertu de l'article 12 de la Loi sur les marques de commerce du Canada, qui interdit l'enregistrement de marques qui sont clairement descriptives ou trompeuses quant à la nature ou à la qualité des produits ou des services, aux conditions de production, aux travailleurs concernés ou à la provenance des produits ou des services, ou qui sont constituées principalement d'un prénom ou d'un nom de famille.
• Si le demandeur peut prouver que la marque était déjà distinctive à la date de la demande, l'enregistrement reste possible. Cependant, une preuve d'usage soutenu de la marque dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens est requise. Si l'usage est limité à certaines régions, l'enregistrement peut également être affecté. La charge de la preuve pour les marques non traditionnelles peut être encore plus lourde que pour les marques traditionnelles.

Catégories uniques de panneaux interdits

L'article 9 de la Loi sur les marques de commerce du Canada crée une catégorie unique de marques interdites au Canada, qui comprend les marques scandaleuses, obscènes, immorales ou suggérant faussement une association avec une personne. Parmi ces sous-catégories figurent les marques officielles, adoptées publiquement et bénéficiant d'une protection plus étendue que les marques de commerce conventionnelles.

• Les marques officielles ne sont soumises ni au caractère distinctif, ni à l'enregistrabilité, ni à un conflit avec des marques existantes. Dès que le gouvernement demande une notification publique d'adoption et d'usage, la marque est publiée et peut empêcher indéfiniment l'enregistrement de toute marque similaire pouvant prêter à confusion, sauf accord du titulaire de la marque officielle.
• Les modifications apportées à la Loi sur les marques, entrées en vigueur le 1er avril 2025, permettent la révocation de l'avis public d'une marque officielle lorsqu'elle n'est plus utilisée ou lorsqu'une entité cesse d'être considérée comme une autorité publique. Parallèlement à ce changement, l'OPIC a publié le 1er avril 2025 la procédure de demande de révocation d'une marque officielle en vertu de l'article 9(4) de la Loi. Cette procédure offre un mécanisme pratique et accessible pour radier les marques officielles obsolètes de l'enregistrement, offrant ainsi un soulagement concret aux demandeurs auparavant gênés par des droits inactifs.

Les accords de consentement et de coexistence ont un impact limité

Contrairement à de nombreux autres pays, le Canada accorde moins d'importance au consentement à l'enregistrement ou aux accords de coexistence entre entités lors du processus d'enregistrement d'une marque, même s'il s'agit d'accords entre entités liées. La Cour a confirmé que l'analyse de la confusion se fait toujours du point de vue du consommateur, plutôt que de s'appuyer sur des accords de coexistence entre les parties. Le consentement du titulaire d'une marque à une marque concurrente ne détermine pas son enregistrabilité.

Depuis 2019, les demandeurs n'ont plus besoin de revendiquer l'usage de la marque pour obtenir l'enregistrement. Cependant, ils doivent avoir utilisé la marque ou avoir l'intention réelle d'utiliser les produits ou services énumérés à la date de la demande. À compter du 1er avril 2025, les propriétaires de marques de commerce devront également démontrer l'usage réel au Canada avant d'engager des poursuites dans les trois ans suivant l'enregistrement. Cette exigence garantit que les premières poursuites sont fondées sur l'usage réel sur le marché, plutôt que uniquement sur l'enregistrement de la marque.

Exigences de base pour les demandes d'enregistrement de marques

Toutes les demandes d'enregistrement de marques canadiennes doivent contenir des renseignements de base, tels que les coordonnées du demandeur et une liste de produits et services selon la classification de Nice. Ces produits et services peuvent être décrits soit par une « liste de sélection », soit en « termes commerciaux courants ».

Des exigences supplémentaires s'appliquent à différents types de marques. Pour les marques verbales, la demande doit inclure une déclaration indiquant que la marque sera enregistrée en caractères standard. Les dessins et modèles soumis en couleur doivent inclure une déclaration de couleur ; à défaut, ils doivent être soumis en niveaux de gris.

Pour les marques non traditionnelles, les demandes doivent répondre à des exigences supplémentaires. Par exemple, une demande de marque de certification doit préciser les critères qui la définissent et préciser que le demandeur n'exerce aucune activité de fabrication, de vente, de location ou de prestation de services en lien avec l'utilisation effective ou envisagée de la marque de certification.

Modifications de la structure tarifaire

Au Canada, les frais de dépôt de marque sont calculés en fonction du nombre de classes de la classification de Nice. Le Canada autorise et encourage les demandes multi-classes, optimisant ainsi la structure tarifaire en offrant des réductions pour chaque classe supplémentaire. À compter du 1er janvier 2024, la plupart des frais liés aux marques ont augmenté de 25 %, et une nouvelle hausse de 4,4 % est prévue pour le 1er janvier 2025.