西班牙OEPM专利费用退还规则梳理:适用情形、比例标准与分案补缴时限

Soumis par song le
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西班牙专利商标局(OEPM)于2019年3月4日发布的局长决议明确:当OEPM在检索或审查过程中,能够利用此前已经完成的工作成果时,申请人如何获得费用退还,以及在何种情况下可以免缴检索费用。其基本原则很明确:针对同一申请人的同一发明,如果OEPM能够利用既有的国家检索、国际检索或国际初步审查成果,从而减少自身工作量,就应按照工作量减少程度退还相应费用,或在特定情况下免除重复收费。

这一机制的政策目标,是减少重复审查、提高行政效率,并减轻申请人的费用负担。但需要特别注意的是,所有退款都不会自动发生,必须由申请人或利害关系人主动提出申请,并且受四年法定时效约束。

一、国际检索费的退还:OEPM作为ISA时的处理规则

在PCT框架下,如果OEPM作为国际检索单位(ISA)出具国际检索报告,而其在编制该报告时能够利用此前已经完成的现有技术报告(IET),则国际检索费可以退还,比例取决于利用程度:

  • 100%退还:此前的IET可以被完全利用;
  • 50%退还:此前的IET只能被部分利用。

这里的判断重点不是申请人是否提交了在先材料,而是OEPM是否确实因复用既有成果而减少了检索工作量。

二、现有技术报告(IET)费用的退还:取决于在先国际检索报告来源

对于西班牙国家发明或实用新型申请,如果此前已经存在国际检索报告(IBI),OEPM在制作现有技术报告(IET)时如能利用该国际阶段成果,则申请人可申请退还IET费用。具体标准区分报告由谁完成。

1. 在先IBI由OEPM完成:如果此前的国际检索报告本来就是由OEPM出具,则退还标准如下:

  • 100%退还:IET可以完全基于此前IBI,不再需要重新制作检索报告;
  • 50%退还:只能部分利用此前IBI,OEPM仍需完成一定检索工作。

2. 在先IBI由其他国际检索单位完成:如果此前国际检索报告由其他国际检索单位完成,且OEPM在开始国家检索之前已经取得该报告,并且能够完全利用其成果,则退费比例按该单位的性质区分:

  • 75%退还:在先IBI由EPC成员国机构或欧洲专利局(EPO)完成;
  • 25%退还:在先IBI由非EPC成员国的国际检索单位完成。

这反映出OEPM对不同来源检索成果可直接利用程度的差异化判断:来源越接近欧洲专利体系,通常复用价值越高,对应退费比例也越高。

三、实质审查费的退还:与国际初步审查报告的关系

当申请人请求实质审查时,如果此前已经存在国际初步审查报告(EPI),且OEPM在实审中能够利用该成果,也可申请退还实质审查费。

1. 在先EPI由OEPM完成:

  • 100%退还:实质审查可以完全基于OEPM此前完成的EPI;
  • 50%退还:实质审查仅能部分利用该EPI。

2. 在先EPI由其他国际初步审查单位完成:

在OEPM能够取得并完全利用该EPI成果的前提下:

  • 75%退还:EPI由EPC成员国机构或EPO完成;
  • 25%退还:EPI由非EPC成员国单位完成。

因此,对进入西班牙程序的PCT案件而言,国际阶段是否完成了高质量的初步审查,以及报告由谁作出,都会直接影响后续国家阶段的费用安排。

四、分案申请:何时可以免缴IET费用

分案申请是本决议中另一个实务上非常重要的部分。通常情况下,分案申请仍需分别缴纳申请费和IET费用,但在以下特定条件下,IET费用可以免缴。

1. 主题已经包含在母案检索范围内:如果分案申请所涉及的主题,已经包含在母案的现有技术报告中,而且OEPM认为处理该分案不需要额外检索工作,则该分案无需缴纳IET费用。

2. 母案检索成果可以被完全利用:只有在OEPM能够完全利用母案的检索报告来处理该分案申请时,才适用免缴规则。也就是说,分案免缴并不是因为其来源于母案,而是因为不会产生新的检索负担。

3. 母案中已缴纳附加费:如果在母案阶段,申请人已经依据专利条例第29条,就相关主题缴纳过附加检索费用,并且这些内容已经完成检索,那么分案时对该部分内容无需再次缴纳IET费用。

4. OEPM的公示与补缴程序:在适用免缴情形时,OEPM会在《工业产权官方公报》(BOPI)上提及母案的检索报告,该公示与为分案单独发布检索报告具有同等法律效力。如果OEPM认为无法完全利用母案报告,会向申请人发出附理由说明的通知,指出该分案仍需额外检索工作。在这种情况下,申请人必须在通知送达之日起10天内补缴现有技术报告费(tasa del IET),除非该项费用此前已经缴纳。这意味着,分案能否免缴,最终仍取决于OEPM对既有检索成果可利用程度的判断;一旦收到补缴通知,申请人应当快速响应,避免因逾期缴费影响程序继续进行。

五、检索豁免:法律上的“豁免”与实务中的“先缴后退”

根据西班牙《专利法》第36.5条,在某些情况下存在所谓的检索豁免(dispensa)。典型情形是:该专利申请此前已经由OEPM作为国际检索单位完成了国际检索报告。在这种情况下,可以豁免重新制作IET及书面意见。但从实务操作看,虽然法律上使用的是“豁免”概念,实际处理中往往仍表现为:

  • 申请人先行缴费;然后依据2019年决议,申请100%退还IET费用。

因此,企业在理解西班牙制度时,需要把法律概念和实际收费流程区分开看:有时名义上是“免缴”,执行上却仍需通过退费程序实现费用减免。

六、退费申请的程序要求:必须主动、注意时效

这套制度最容易被忽视的不是比例,而是程序门槛。

1. 所有退费均须主动申请:无论是PCT国际阶段的国际检索费,还是国家阶段的IET费、实质审查费,OEPM都不会自动退款。申请人或其他利害关系人必须明确提出请求。

2. 退费权利有四年时效:根据西班牙第58/2003号《通用税务法》第66条,申请退费的权利有效期为四年。材料中虽未展开说明起算细节,但通常理解为自缴费之日起计算。超过四年未主张,相关权利将失效。

3. 申请依据需与“工作量减少”直接相关:退费能否成立,关键不在于是否存在在先报告,而在于OEPM是否确实因利用该报告而减少了自身工作量。因此,申请人在提出请求时,应当能够说明:

  • 涉及的是同一申请人的同一发明;
  • OEPM已经取得并利用了在先检索或审查成果;
  • 相关利用足以支持适用相应比例的退费标准。

实务上,建议在申请人从BOPI或其他程序文件中看到OEPM已引用或利用在先成果时,尽快提交书面退费请求,避免错过时效。

七、实用新型:费用规则基本一致,但审查标准存在差异

材料还特别提到,实用新型在费用免除和退还方面,整体遵循与国家专利相同的基本原则:只要OEPM因利用既有成果而减少工作量,就应通过退费或免缴体现这一节省。

1. 可适用与专利相同的退费和免缴逻辑,对于实用新型申请:

  • 如果国家检索可以完全基于此前的国际检索报告(IBI),则不再重新进行检索,申请人可以申请退还已缴纳的IET费用;
  • 对于分案申请,如果其主题已包含在母案检索中,且OEPM无需额外检索工作并可完全利用母案报告,则无需缴纳IET费用。

2. 特殊点在于创造性评价标准:

尽管检索成果可以复用,但在实用新型专利申请中,如果OEPM需要出具书面意见,则必须适用实用新型自身的创造性评价标准。也就是说,费用处理规则可以与发明专利保持一致,但授权判断标准不能机械照搬发明专利的口径。

这一点对企业有实际影响:即使已有国际阶段成果可以支撑费用减免,实用新型案件在实体评价上仍需按其特有标准准备答复和布局策略。

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