美国联邦巡回法院最新判决：遗漏共同发明人且无法依§256更正，两件美国专利被判无效

2026-04-22 11:25 에 song 에 의해 제출됨

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联邦巡回法院最新判决：遗漏共同发明人且无法依§256更正，两件美国专利被判无效

美国联邦巡回上诉法院于2026年4月2日就Fortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc. 一案作出判决，维持印第安纳州北区联邦地区法院的简易判决结果，认定美国专利第9,790,707号和第10,883,290号因遗漏一名共同发明人且无法根据35 U.S.C. § 256完成更正而无效。

一、案件背景

Fortress Iron, LP（以下简称“Fortress”）设计并销售用于建造户外生活空间的栏杆和围栏产品。其与两家中国公司合作生产相关产品：制造商Yinxin Handicrafts Co., Ltd.（YX）以及质量控制联络方Quan Zhou Yoddex Building Material Co., Ltd.（YD）。

2013年3月，Fortress 所有人 Matthew Sherstad 提出一种垂直缆索栏杆的构想，该产品可作为预组装面板销售。预组装特性使其相较于需现场组装的产品更易安装。Fortress 员工 Kevin Burt 绘制了该产品的初始设计草图。此后，Sherstad 和 Burt 与 YD 一同开发原型，但在张紧过程中，缆索会发生旋转，从而产生技术问题。

随后，YD 员工Hua-Ping Huang和Alfonso Lin提出了修改建议，以解决缆索张紧问题。这些建议最终被纳入产品设计。也就是说，最终设计综合了 Sherstad 的初始构想、Burt 的早期设计，以及 Lin 和 Huang 针对最终缆索和栏杆结构提出的技术建议。

在最终设计完成后不久，Fortress 就该垂直缆索栏杆面板提交了专利申请，最终授权为涉案的 ‘707专利和 ‘290专利。但最初申请中仅列明 Sherstad 和 Burt 为发明人，并未列入 Lin 或 Huang。与本案密切相关的是，Huang 于2016年离开 YD，离职时未向 YD 或 Fortress 留下联系方式。

二、诉讼经过

2021年1月，Fortress 以 Digger Specialties, Inc.（以下简称“DSI”）侵犯 ‘707 和 ‘290 专利为由提起诉讼。

在诉讼过程中，DSI 发现 Lin 和 Huang 对涉案发明均有贡献，而 Fortress 也承认二人属于共同发明人。Fortress 后来找到了 Lin，并依照35 U.S.C. § 256(a) 的程序，成功将其补列为共同发明人。然而，由于 Huang 未留下联系方式，Fortress 无法找到他，因此不能通过相同程序将其加入发明人名单。

随后，双方提出交叉简易判决动议。Fortress 请求法院根据 35 U.S.C. § 256(b) 作出部分简易判决，将 Huang 添加为 ‘707 和 ‘290 专利的共同发明人；DSI 则请求法院认定，由于发明人署名错误，涉案专利应被判无效。

地区法院驳回了 Fortress 的请求，理由是法院不能在缺乏法定程序条件的情况下下令更正发明人；同时支持了 DSI 的无效主张，认定涉案专利因遗漏共同发明人而无效。Fortress 随后提起上诉。

三、法院审理的核心法律问题

本案争议焦点在于：一名已被双方承认属于被遗漏共同发明人的个人，是否属于 35 U.S.C. § 256(b) 所称的“相关当事人（party concerned）”，从而必须在法院更正发明人之前获得通知并有机会听证。

法院首先重申，美国专利制度要求专利必须准确列明权利要求主题的发明人。依据 35 U.S.C. §§ 115(a)、116(a)及既有判例，若未将真实发明人正确列入，专利即存在无效风险。

不过，国会在35 U.S.C. § 256 中提供了更正机制。根据该条：

§ 256(a) 允许在各方申请并满足相关要求时，由美国专利商标局局长签发更正证书；
§ 256(b) 规定，如果发明人遗漏或误列的错误“可以依本条得到更正”，则该错误不导致专利无效；法院在向所有“相关当事人”通知并给予听证机会后，也可以下令更正专利。

法院指出，§ 256 虽被称为一项“保全条款（savings provision）”，但其适用前提是专利权人必须满足该条规定的法定要求，尤其是通知和听证程序要求。

四、关于 Huang 是否属于“相关当事人”

联邦巡回法院不同意 Fortress 的观点，认定 Huang 属于 § 256(b) 所称的“相关当事人”。

法院援引 Chou v. University of Chicago 一案指出，共同发明人当然属于 § 256(b) 下的“相关当事人”。既然本案双方均承认 Huang 是被遗漏的共同发明人，那么在法院依据 § 256(b) 更正发明人名单之前，必须向 Huang 发出通知，并给予其获得听证的机会。

然而，Fortress 承认其始终无法联系到 Huang，更不可能完成法条要求的通知与听证程序。法院认为，这并非可以忽略的形式要求，而是 § 256(b) 明确规定的救济前提。既然 Fortress 不能满足这一前提，就不能借助该条实现更正。

五、法院对 Fortress 主要抗辩的回应

1. 关于“相关当事人”应限于经济利益受不利影响者的主张

Fortress 主张，应从“正当程序”角度理解“相关当事人”，即仅指那些在专利中具有经济利益且该利益可能受不利影响的人。其进一步认为，将 Huang 列为共同发明人只会使其受益，而不会损害其利益，因此 Huang 不应被视为“相关当事人”。

法院否定了这一解释。法院认为，法条使用的是“相关当事人”而不是“具有经济利益且可能受不利影响的人”，司法机关无权重写法律文本。更何况，共同发明人身份可能带来法律、财务和所有权方面的后果，共同发明人本身当然有权对这些后果发表意见。

2. 关于 Huang 若自行起诉可能不具备诉讼资格的主张

Fortress 还主张，Huang 若单独起诉请求将自己列为共同发明人，可能不具备宪法上的诉讼资格，因此不应视为 § 256(b) 下的“相关当事人”。

法院同样不接受这一论点。法院指出，宪法上的诉讼资格问题与 § 256(b) 下是否属于“相关当事人”是两个不同问题，适用不同标准，二者不能混同。

3. 关于 § 256 应被宽泛适用以“挽救专利”的主张

Fortress 还称，地区法院对 § 256(b) 的解释过于严格，没有体现其“保全条款”的立法目的。

法院则指出，§ 256 之所以能够“挽救”专利，是以其法定条件得到满足为前提。只有“能够依本条规定得到更正”的错误，才不会导致专利无效。由于 Fortress 无法满足通知和听证这一前置要求，§ 256(b) 在本案中无法发挥保全作用。

因此，联邦巡回法院维持了地区法院驳回 Fortress 更正发明人请求的裁定。