USPTO调整PTAB立案裁量标准：美国制造与小企业因素正式进入IPR/PGR考量

美国专利商标局（USPTO）近日发布备忘录，明确在决定是否启动双方复审（IPR）或授权后复审（PGR）程序时，将新增若干自由裁量考量因素，重点涉及两类情形：其一，相关产品是否在美国制造以及是否与美国本土制造投资有关；其二，申请人是否属于因被诉专利侵权而提出挑战的小企业。该备忘录表明，PTAB立案实践正在出现更具政策导向的变化，并可能对平行诉讼与AIA挑战程序中的策略安排产生实质影响，特别是在涉及美国国内制造和供应链布局的案件中。

该备忘录将新增因素置于经济与供应链问题的政策背景下进行说明，并将美国国内制造业衰退所引发的担忧与局长在AIA框架下承担的法定义务相联系。

一、立案阶段新增的自由裁量考量

在决定是否启动IPR或PGR时，局长将考虑以下因素：

1. 被控侵权产品是否在美国制造，即：在平行程序中被控侵权的任何产品，在多大程度上是在美国制造，或者与对美国制造业务的投资相关。

2. 专利权人竞争性产品的制造情况，即：由专利权人制造、销售或许可，并与被控产品形成竞争关系的产品，在多大程度上是在美国制造。

3. 申请人是否属于被诉侵权的小企业，即：申请人是否是一家因涉案专利被诉侵权而提起挑战的小企业。

USPTO明确表示，希望借此评估IPR和PGR程序对美国国内产业的影响，并鼓励当事人在涉及自由裁量的相关书状中，对上述因素作出回应。因此，参与PTAB程序的当事人需特别关注以下几个问题。

二、对新增因素的具体理解

1. “在美国制造”的认定可能采取较宽口径

• 备忘录显示，局长在判断“是否在美国制造”时，可能不会仅关注最终组装是否发生在美国，而是进一步审视产品零部件是否在美国制造，以及产品在美国制造后是否又被送往海外进行后续加工。

2. 方法权利要求中的“相关产品”如何界定

• 对于方法权利要求，相关“产品”并非抽象的方法本身，而是实施该方法所使用的装置。例如，若权利要求涉及一种操作计算机的方法，则相关产品即为该计算机。

3. 小企业身份的认定将结合既有标准

• 在判断申请人是否属于因侵权被诉的小企业时，局长可参考双方提交的事实材料，并结合美国小企业管理局（SBA）的规模标准，以及USPTO减费规则中援引的相关标准综合判断。

4. 对未决案件具有即时适用性

• 该备忘录适用于所有专利权人自由裁量书状提交期限尚未届满的IPR和PGR案件，其中也包括部分在备忘录发布前已启动的程序。因此，该政策并非仅针对未来案件，而是可能立即影响正在进行中的案件安排。

三、对PTAB实践的现实影响

这份备忘录引入了新的立案影响因素，也将改变当事人在PTAB程序中构建事实记录和论证结构的方式。其潜在影响主要体现在以下方面。

1. 自由裁量书状将更依赖事实材料

• 备忘录明确鼓励当事人围绕制造布局、投资安排及供应链所在地建立完整事实记录。这意味着，未来PTAB程序中的自由裁量争点，可能越来越依赖声明、商业文件及其他证据材料，例如采购与组装信息、合同制造安排、美国本土投资证明等。

2. 专利权人可能获得更强的反对立案依据

• 对于在美国拥有制造活动或供应链联系的专利权人而言，该备忘录提供了更有力的论证路径。专利权人可以主张，是否立案已不再只是技术层面的专利无效争议，还涉及AIA所要求考量的经济利益、产业政策与制度完整性之间的平衡。
• 在适当案件中，专利权人还可进一步强调申请人缺乏实质性的美国制造存在，或者缺乏对美国制造业务的投资。不过，备忘录同时明确，“小企业身份”这一因素仅限于“因涉案专利被诉侵权的申请人”这一特定情形。

3. 申请人可能据此调整应诉策略

• 申请人今后可能更加主动地突出其美国本土业务、零部件采购、美国制造投资及其他相关事实。同时，也可能通过缩小请求范围、优化权利要求选择以及作出承诺性陈述（stipulations）等方式，降低因自由裁量因素而被拒绝立案的风险。

4. 小企业身份可能影响平行争议中的博弈地位

• 如果申请人能够可信地证明其系一家因涉案专利被诉侵权的小企业，该事实可能成为其反对自由裁量拒绝立案的重要依据，并在某些案件中影响双方和解谈判中的力量对比，尤其是在面对规模更大、资源更充足的对手时。
• 相应地，专利权人也需要更加审慎地审查对方所主张的小企业身份，包括其公司结构、关联关系及适用规模标准，以判断该主张是否成立。

5. 企业内部协同能力的重要性上升

• 既然制造活动和投资事实可能直接影响PTAB立案结果，企业便需要具备更强的内部协同能力，能够在较短时间内协调法务、供应链、制造和财务等部门，及时整理并提交支持性证据，以满足PTAB程序紧凑的时间表要求。

四、未来仍存若干未决问题

尽管该备忘录已明确新增考量方向，但仍留下若干尚待观察的问题，包括局长在实践中将如何适用这些因素，以及它们与现有自由裁量拒绝立案标准之间将如何互动。因此，PTAB程序参与方应重点关注以下方面：

• 持续跟踪局长后续作出的相关决定，观察这些新增因素将如何被实际适用，以及其相较于其他自由裁量因素将被赋予何种权重；
• 预期围绕“制造”的定义将出现进一步争议，包括零部件采购与最终组装之间应如何区分，全球供应链和合同制造安排在该框架下应如何评价；
• 鉴于该备忘录已立即适用于部分未决案件，当事人应假定这些问题已经成为现实争点，并在适当阶段作出回应；对于已经提交的案件，申请人可能需要视程序进展情况申请许可，以补充就新增因素进行陈述。

该备忘录显示，美国PTAB立案裁量正从程序效率进一步延伸至产业政策考量。对企业而言，专利挑战已不再仅是法律论证，更需同步准备制造、供应链与投资证据，专利布局与争议应对的联动性将明显增强。