USPTO 拒绝酌情驳回七件 IPR 请愿:Tesla 案确立立案审查新指引

Submitted by song on
来源:
页之码IP

美国专利商标局(USPTO)近期在 Tesla, Inc. 诉 Bulletproof Property Mgmt., LLC 一案中作出重要决定,驳回专利权人提出的酌情驳回请求,允许 Tesla 提交的七件多方复审(Inter Partes Review, IPR)请愿进入立案审查程序。该决定已于 2026 年 6 月 15 日被指定为参考性判例(precedential),对未来 IPR 立案决策具有实质性指导意义。

对于涉美经营的中国科技企业而言,IPR 是应对美国专利诉讼的重要防御工具。本案对酌情驳回审查因素的系统性阐述,为专利挑战方与专利权人双方都提供了新的策略参照。

一、案件基本情况
  • 案号:IPR2026-00204、-00205、-00219、-00222、-00227、-00228、-00229
  • 决定日期:2026 年 6 月 15 日
  • 判例地位:参考性判例(precedential)

USPTO 局长此前将 Bulletproof(专利权人)的酌情驳回请求以及 Tesla 的反对意见交由实质审查。与过去许多分析简略、甚至缺乏说理的酌情驳回决定不同,本次决定对双方论点逐一作出正面回应,并系统性阐释了拒绝酌情驳回的理由。这一说理密度本身即体现出 USPTO 在酌情审查透明度上的政策调整。

二、USPTO 拒绝酌情驳回的四项理由

(一)平行地区法院诉讼不构成驳回理由

Bulletproof 首先援引平行地区法院诉讼,主张应拒绝 IPR 立案。USPTO 驳回该主张,理由包括:

  • 相关诉讼审判日期尚未确定;
  • Tesla 作出承诺 — 不会在地区法院援引任何在 IPR 中已提出或本可合理提出的无效理由(即所谓 "Sotera 承诺" 或其变体)。

USPTO 认为,该承诺显著降低了程序重复与结论冲突的风险,使 IPR 立案成为对双方与机构资源更高效的配置方案。

(二)审查员疏漏的现有技术文献支持立案

Bulletproof 主张,作为核心证据的关键现有技术文献此前已提交至 USPTO,故不应立案。USPTO 对该主张作出精细区分:

  • 该文献曾出现在相关子申请审查过程中的信息披露声明(IDS)里;
  • 但在被挑战专利所主张的优先权申请审查中并未被提交;
  • Tesla 已充分证明审查员实际上忽略了该文献,且该疏漏对可专利性具有实质影响。

据此,USPTO 认定 Tesla 已证明存在"对可专利性具有实质影响的 USPTO 错误",这一情形反而支持立案审查。

(三)授权时间较短不足以形成既定预期

Bulletproof 援引"既定预期"(settled expectations)原则要求驳回。USPTO 明确否定这一主张,指出:

  • 被挑战专利授权尚不足两年;
  • 授权与请愿提交之间的较短时间间隔,本身不利于形成受法律保护的既定预期。

这一分析实际上为"既定预期"抗辩确立了一个隐性的时间门槛参考,即授权时间过短的专利难以主张此类抗辩。

 (四)美国本土制造证据具有说服力

USPTO 采纳 Tesla 关于被诉产品在美国制造的证据。尽管 Bulletproof 主张产品四分之一至三分之一的组件来自海外,但未提供任何支持证据。这一分析与 USPTO 2025 年 3 月 11 日备忘录保持一致——该备忘录明确将"被挑战产品的国内制造程度"列为立案决策的相关因素。

三、数据视角下的酌情驳回趋势

结合近期公开数据,过去一年中,约每四件立案请愿中即有一件通过 USPTO 局长的酌情驳回审查而被驳回。这一比例意味着酌情驳回已成为专利权人的重要防御工具,但同时也表明 USPTO 正通过 Tesla 案等参考性判例,收紧酌情驳回的适用边界。

值得注意的是,本决定强调的三大核心因素——程序效率、避免重复、国内制造关联——反映出 USPTO 在酌情审查中日益倾向于实质性权衡,而非机械适用先前判例(如 Fintiv 因素)。

四、对中国企业的实务启示

对于面临美国专利诉讼或考虑主动挑战美国专利有效性的中国企业,本案提供以下操作参考:

作为 IPR 请愿人(挑战方)

  1. 主动作出诉讼承诺:在适当情况下,作出宽泛的诉讼禁反言承诺(如 Sotera 式承诺),显著提升 IPR 立案的可能性;
  2. 突出审查缺陷:若核心现有技术在原审查中被忽略,应通过审查历史比对充分论证 USPTO 存在"实质性错误";
  3. 强调国内制造要素:如产品在美国有实质制造活动,应提交完整的制造地点、供应链结构证据;
  4. 关注专利授权时点:优先挑战授权时间较短的专利,弱化专利权人的"既定预期"抗辩。

作为专利权人(被挑战方)

  1. 审慎评估平行诉讼节奏:若地区法院审判日期尚未确定,Fintiv 抗辩的说服力将大幅下降;
  2. 完整举证国际供应链结构:仅作陈述而无证据支持的"海外制造"主张,难以被 USPTO 采纳;
  3. 审慎主张既定预期:授权不足两年的专利,此类抗辩几无胜算。

结语

Tesla 诉 Bulletproof 案被指定为参考性判例,标志着 USPTO 在 IPR 酌情驳回审查中正逐步建立更加透明、可预期的分析框架。对于正在美国市场布局或已面临专利争议的中国企业而言,充分理解 IPR 立案审查的因素权重,将直接影响诉讼防御与专利资产运营的策略选择。在美国专利诉讼成本持续攀升的背景下,将 IPR 作为整体应诉战略的核心组件进行前置规划,已成为企业知识产权风险管理的必要能力。

套餐价格(官费和服务费) / Package fee

Get exact prices For the country / region

E-mail: mail@yezhimaip.com

Calculator