Cambios en los elementos de descripción de patentes: más que simples cambios

Durante el proceso de operación de una patente, diversos cambios o iniciativas empresariales pueden afectar la supervivencia y validez de la patente. Por ejemplo, cuando se produce una nueva licencia, una prenda de patente o una transferencia de propiedad (como una cesión, una herencia o una fusión), el titular de la patente a menudo no se olvida de registrar los cambios correspondientes en la Oficina de Patentes. Sin embargo, cuando una empresa cambia su nombre o dirección, a menudo se pasan por alto los cambios en la información sobre patentes. Desafortunadamente, este descuido puede tener graves consecuencias para su negocio.

Importancia del Registro de Cambios

"Registro de patentes" se refiere al proceso de actualización de registros relacionados con patentes en la oficina nacional de patentes para garantizar que los derechos de patente sigan siendo válidos y exigibles ante infracciones de terceros. Cualquier cambio en la información relativa al solicitante de la patente o al titular del derecho, o cualquier cambio en los derechos autorizados a un tercero (como una licencia o prenda), debe registrarse. Si no se actualiza correctamente y en el momento oportuno, puede afectar los derechos relevantes de todas las partes.

Incluso los cambios administrativos más básicos, como el cambio de domicilio social, deben registrarse. Si no se actualiza, puede haber graves consecuencias si la patente se utiliza posteriormente en procedimientos judiciales.

Durante la etapa de solicitud de patente, también es necesario completar rápidamente el procedimiento de cambio de información del agente en la Oficina de Patentes para que la correspondencia oficial pueda enviarse a la persona de contacto y dirección correctas. Por lo general, la oficina de patentes sólo enviará correspondencia a la dirección actualmente registrada y, si el destinatario no responde, la oficina de patentes no tiene la obligación de investigar un cambio de dirección y la patente o solicitud puede incluso considerarse abandonada. Por lo tanto, se recomienda encomendar a instituciones profesionales el manejo de asuntos relacionados.

Lo mismo se aplica al pago de la cuota anual. Si la cuota anual la gestiona internamente la empresa, la dirección no ha cambiado y es posible que no recibas recordatorios de pago, lo que eventualmente puede suponer la pérdida de derechos.

Transferencia de patentes: un paso clave en fusiones y adquisiciones o ventas

En las fusiones y adquisiciones o ventas de activos, también pueden surgir problemas si la información sobre la dirección de las patentes no se actualiza de manera oportuna. Para que el comprador pueda completar el registro del cambio de propietario, la dirección del vendedor deberá mantenerse actualizada en el registro nacional de patentes. En algunos países (como Corea del Sur y Grecia), la transferencia de propiedad solo se puede registrar después de que se haya registrado el cambio de dirección, lo que puede generar tarifas y costos de tiempo adicionales. En algunos países, no registrar un cambio de domicilio puede incluso suponer la pérdida de derechos.

Cambio de dirección: una operación nada sencilla

Para actualizar su dirección en una patente registrada o en una solicitud de patente, deberá presentar una solicitud ante la oficina de patentes del país respectivo. Por ejemplo, en Francia es el INPI, en el Reino Unido es la UKIPO y en los EE.UU. es la USPTO. Es importante tener en cuenta que el simple hecho de cambiar su dirección en el registro comercial local (como Companies House en el Reino Unido o RNCS en Francia) no se reflejará automáticamente en los registros de la oficina de propiedad intelectual correspondiente, incluso si los dos registros son en realidad propiedad de la misma entidad. Por lo tanto, se deben tomar medidas separadas y se deben presentar solicitudes de cambios separadas a la Oficina de Propiedad Intelectual.

Después de completar los cambios, también será necesario registrar la información actualizada en cada país por separado, especialmente los países donde la solicitud de patente o la patente ha sido concedida, efectiva o extendida.

Las oficinas de patentes de diversos países suelen exigir a las agencias de registro industrial y comercial documentos que comprueben los cambios. Dependiendo del país, los certificados pertinentes pueden requerir copias escaneadas, copias notariadas, apostillas, etc. Algunos países pueden requerir documentos adicionales, como un poder notarial.

La preparación previa es esencial

Antes de realizar un cambio de nombre o dirección, se debe prestar especial atención a la tramitación durante la fase internacional del PCT y la fase nacional europea. Si se organizan adecuadamente, los cambios pueden registrarse de forma centralizada a través de la OMPI o la OEP, evitando los elevados costes que supone gestionar los cambios por separado en cada país.

• Dado que las solicitudes PCT ingresarán a múltiples fases nacionales en procedimientos posteriores, se recomienda completar el cambio de dirección en la OMPI lo antes posible, preferiblemente antes de ingresar a la fase nacional. De esta manera, las oficinas de patentes de los países relevantes adoptarán directamente la nueva dirección actualizada, evitando la necesidad de realizar los trámites de cambio en cada país uno por uno, ahorrando así tiempo y costos.
• En el caso de las patentes europeas, la OEP acepta cambios en las patentes ya concedidas o pendientes, de conformidad con el artículo 85 del Convenio sobre la Patente Europea. Sin embargo, para las patentes posteriores a la autorización EP, la información de registro solo se puede modificar durante el período de oposición o durante el procedimiento de oposición, es decir, los procedimientos de cambio deben completarse dentro de los nueve meses posteriores a la autorización o durante el período de oposición.
• El registro de cambios de la OEP es válido en muchos estados miembros. Algunos países aceptarán automáticamente la información modificada (como Francia y España); Otros países requieren la presentación de formularios EPO para confirmar el cambio (como Alemania) o el pago de ciertas tasas (como el Reino Unido y los Países Bajos).
• Algunos otros países no aceptan cambios en los registros de la EPO y las solicitudes deben presentarse por separado en sus propias oficinas de patentes. Estos países todavía son minoría.