¿Cómo abordar eficazmente los desafíos de propiedad intelectual en las fusiones y adquisiciones corporativas?

Las fusiones y adquisiciones presentan numerosos desafíos tanto para compradores como para vendedores, especialmente en lo que respecta a cuestiones de propiedad intelectual. El valor de los activos de propiedad intelectual suele ser un factor decisivo para el cierre de una operación, y prepararse con antelación para posibles problemas de fusiones y adquisiciones simplificará el proceso para ambas partes.

Durante el proceso de fusiones y adquisiciones, la falta de documentos y los errores en los datos de propiedad intelectual pueden afectar significativamente el éxito del proceso y el valor de la cartera de propiedad intelectual. Mediante una planificación y una asignación de recursos eficaces, compradores y vendedores pueden prever con antelación posibles problemas de fusiones y adquisiciones y prepararse en consecuencia.

Adquisición, preparación y recopilación de documentos

• Uno de los problemas más comunes en las fusiones y adquisiciones es la recopilación de la documentación necesaria para evaluar y reasignar los activos de propiedad intelectual. Para obtener una valoración precisa de la cartera de propiedad intelectual durante la fase de diligencia debida, el vendedor deberá proporcionar una documentación completa, que incluya patentes y solicitudes de patentes, marcas registradas y de servicio, secretos comerciales e información confidencial, acuerdos de licencia entre el vendedor y terceros, contratos y acuerdos relativos a los activos de propiedad intelectual, documentación de cualquier litigio de propiedad intelectual y nombres de dominio.
• Cuanto más completa sea la documentación de diligencia debida proporcionada al comprador, más atractiva será la operación. Idealmente, el vendedor mantendría una cartera de propiedad intelectual actualizada con toda la documentación necesaria. Sin embargo, dado que esto rara vez ocurre, resulta más ventajoso tanto para el comprador como para el vendedor realizar la diligencia debida con antelación y disponer del tiempo suficiente para recopilar la documentación necesaria.
• Para registrar el cambio de propiedad después de una fusión, el comprador debe tener a mano la documentación pertinente, incluidas todas las escrituras de transferencia y poderes notariales pertinentes.

Gestión de la transferencia de activos de propiedad intelectual

• El proceso de transferencia de propiedad intelectual puede presentar muchos desafíos debido a los diferentes plazos, documentación y requisitos de traducción de un país a otro, por lo que la planificación anticipada es fundamental para el éxito.
• Algunos países exigen que los cambios de titularidad se registren dentro de un plazo determinado tras la transferencia de un activo. Incumplir estos plazos puede tener graves consecuencias para sus activos, incluyendo la posibilidad de perder derechos conexos. De igual manera, algunos países exigen que los cambios de titularidad de "marcas similares" resultantes de fusiones y adquisiciones se registren simultáneamente y no puedan realizarse por etapas. Por lo tanto, es fundamental comprender los requisitos de los diferentes países y gestionarlos según su prioridad.
• La gestión de costos también es clave, ya que traducir y/o legalizar documentos en cada jurisdicción puede ser engorroso y costoso. Si bien estos costos son inevitables, es importante considerarlos desde el inicio del proyecto, ya que de no hacerlo, podría consumir una gran parte de su presupuesto.

Soporte de expertos

• Trabajar con un socio profesional puede ayudar a las empresas a evitar muchos problemas comunes en fusiones y adquisiciones y posibles dificultades, reduciendo tiempo, dinero y riesgos al transferir activos intangibles.
• Un socio experimentado puede garantizar que no se pierda nada importante, aliviando la carga de trabajo de su equipo interno y aprovechando su experiencia y red para ayudarlo a gestionar la transición.