Guía actualizada para el registro de marcas en el Reino Unido

Tras la decisión de Sky v. SkyKick en diciembre de 2024, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) publicó una guía actualizada sobre cómo los solicitantes deben redactar y presentar solicitudes de registro de marca en el Reino Unido. Esta importante decisión pone de manifiesto que presentar una solicitud con una descripción excesivamente amplia de productos y servicios sin una intención genuina de uso puede constituir mala fe.

Los examinadores de la UKIPO ahora evalúan proactivamente si una especificación de productos y servicios es manifiesta y evidentemente amplia. Fundamentalmente, los examinadores ahora pueden plantear objeciones de mala fe directamente durante la fase de examen, sin esperar las objeciones de terceros. Tras recibir el informe de examen, los solicitantes tendrán dos meses para responder y podrán optar por limitar los productos y servicios cuestionados o presentar argumentos y pruebas para defender el alcance inicialmente amplio.

Al presentar una solicitud de registro de marca en el Reino Unido, los solicitantes deben considerar los siguientes aspectos:

• Los solicitantes deben incluir en sus solicitudes de registro de marca reivindicaciones de bienes y servicios que “representen reivindicaciones justas y razonables en el contexto de sus negocios”.
• Tenga cuidado al usar términos demasiado generales sin un uso previsto. Por ejemplo, "software informático" es un término inaceptable. El tipo específico de software debe estar claramente identificado. Esto beneficiará a los solicitantes a largo plazo, al garantizar que sus derechos queden claros tanto para la UKIPO como para terceros.
• Siempre que sea posible, elija descripciones y títulos más específicos, o asegúrese de que los términos generales se asocien con subcategorías más específicas. Esto evitará tener que lidiar con objeciones activas que podrían retrasar el proceso de registro.
• Conserve documentación interna, como su plan de negocios y estudios de mercado, para demostrar por qué se incluyó cada término en su solicitud. Esto le ayudará a presentar una justificación comercial ante la UKIPO cuando sea necesario.

En general, cabe destacar que el cambio de estrategia de la UKIPO aumentará la frecuencia de los informes de examen y podría llevar a que los examinadores evalúen oposiciones de mala fe. Esto afectará el tiempo de registro de una marca y podría resultar en que los examinadores soliciten más pruebas.