Introducción a la reforma del examen del registro de marcas canadienses

En los últimos años, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (OCIP) ha introducido una serie de reformas para abordar el persistente problema de las demoras en los exámenes de marcas y mejorar la eficiencia y la previsibilidad del proceso litigioso. Anteriormente, una solicitud de marca podía tardar cuatro años o incluso más en recibir su primera opinión de examen. Ahora, este plazo se ha acortado significativamente gracias a las reformas.

A partir del 1 de enero de 2024, la CIPO implementó un cronograma de examen de referencia, comprometiéndose a un primer examen de las solicitudes de marcas de lista selecta (es decir, solicitudes que se basan únicamente en productos y servicios preaprobados) en un plazo de 18 meses, y un primer examen de todas las demás solicitudes electrónicas en un plazo de 28 meses. Si bien estos estándares de examen establecidos por la CIPO no son legalmente vinculantes, sirven como indicadores internos de desempeño y reflejan el renovado enfoque de la CIPO en la prestación oportuna de servicios. Para reforzar este compromiso, la CIPO ha introducido una política de compensación que reembolsa automáticamente una parte de las tasas aplicables, como el 25% o el 50%, si no se cumplen los estándares de servicio. Los solicitantes no necesitan presentar una solicitud formal, lo que proporciona protección procesal a los solicitantes afectados por retrasos.

Para alcanzar estos puntos de referencia, la CIPO ha ampliado significativamente su capacidad de examen, contratando a más de 160 nuevos examinadores desde 2023. Para mediados de 2025, el tiempo promedio para el primer examen de las solicitudes de marca se ha reducido significativamente a aproximadamente 10,5 meses para las solicitudes del Protocolo de Madrid, aproximadamente 9,3 meses para las solicitudes de la Lista Selectiva y aproximadamente 11 meses para todos los demás países, lo que representa una mejora de más de dos años en comparación con 2022.

El registro de marcas canadienses se basa en el principio de "uso previo". Según la legislación canadiense sobre marcas, una marca se define en términos generales como:

• Un signo o combinación de signos utilizados o destinados a ser utilizados por una persona para distinguir sus bienes o servicios de los de otros.
• Marca de certificación

Canadá reconoce diversas formas de marcas, incluidas marcas no tradicionales como colores, sonidos y olores, que pueden protegerse en Canadá si se cumplen ciertas condiciones. Esto brinda a las empresas un mayor margen creativo para la creación y protección de marcas.

Estándar de distinción

• La distintividad sigue siendo el principio fundamental y la norma fundamental para el registro de marcas en Canadá. La OCPI puede oponerse al registro de una marca basándose en la constatación de que no es inherentemente distintiva (NID). Las oposiciones NID suelen presentarse en virtud del artículo 12 de la Ley de Marcas de Canadá, que prohíbe el registro de marcas que sean claramente descriptivas o engañosas en cuanto a la naturaleza o calidad de los bienes o servicios, las condiciones de producción, los trabajadores involucrados o el origen de los bienes o servicios, o que consistan principalmente en un nombre o apellido.
• Si el solicitante puede demostrar que la marca ya era distintiva para él en la fecha de solicitud, el registro aún es posible. Sin embargo, se requiere evidencia del uso sostenido de la marca en todas las provincias y territorios canadienses. Si el uso se limita a ciertas áreas, el registro también podría verse afectado. La carga de la prueba para las marcas no tradicionales puede ser incluso mayor que para las tradicionales.

Categorías únicas de señales prohibidas

El artículo 9 de la Ley de Marcas Canadiense introduce una categoría única de marcas prohibidas en Canadá, que incluye las que son escandalosas, obscenas, inmorales o que sugieren falsamente una asociación con una persona. Entre estas subcategorías se encuentran las marcas oficiales, adoptadas públicamente y que gozan de mayor protección que las marcas convencionales.

• Las marcas oficiales no están sujetas a distintividad, registrabilidad ni conflicto con marcas existentes. Una vez que el gobierno solicita la notificación pública de adopción y uso, la marca se publicita y puede impedir indefinidamente el registro de marcas similares que puedan inducir a confusión, a menos que el titular de la marca oficial lo autorice.
• Las modificaciones a la Ley de Marcas, vigentes a partir del 1 de abril de 2025, permiten la revocación de la notificación pública de una marca oficial cuando esta deja de estar en uso o cuando una entidad deja de ser una autoridad pública. Conjuntamente con este cambio, la OCPI publicó el 1 de abril de 2025 el procedimiento para solicitar la revocación de una marca oficial conforme al artículo 9(4) de la Ley. Esto proporciona un mecanismo práctico y accesible para eliminar del registro marcas oficiales obsoletas, lo que ofrece un alivio práctico a los solicitantes que anteriormente se veían obstaculizados por derechos latentes.

Los acuerdos de consentimiento y coexistencia tienen un impacto limitado

A diferencia de muchas otras jurisdicciones, Canadá otorga menor importancia al consentimiento de registro o a los acuerdos de coexistencia entre entidades durante el proceso de registro de marca, incluso si se trata de acuerdos entre entidades relacionadas. El tribunal confirmó que el análisis de confusión siempre se realiza desde la perspectiva del consumidor, en lugar de basarse en acuerdos de coexistencia entre las partes. El consentimiento del titular de una marca a una marca competidora no determina su registrabilidad.

Desde 2019, los solicitantes ya no necesitan reivindicar el uso para obtener el registro. Sin embargo, deben haber usado la marca o tener la intención genuina de usar los productos o servicios enumerados en la fecha de solicitud. A partir del 1 de abril de 2025, los titulares de marcas también deben demostrar el uso real en Canadá antes de iniciar acciones de cumplimiento dentro de los tres primeros años posteriores al registro. Este requisito garantiza que las acciones de cumplimiento tempranas se basen en el uso real en el mercado, y no únicamente en el registro de la marca.

Requisitos básicos para las solicitudes de marca

Todas las solicitudes de registro de marca canadienses deben contener información básica, como los datos del solicitante y una lista de productos y servicios según el sistema de Clasificación de Niza. Estos productos y servicios pueden describirse mediante una "lista de selección" o en "términos comerciales ordinarios".

Se aplican requisitos adicionales a los diferentes tipos de marcas. Para las marcas denominativas, la solicitud debe incluir una declaración que indique que la marca se registrará en caracteres estándar. Las marcas de diseño presentadas en color deben incluir una declaración de color; de lo contrario, deben presentarse en escala de grises.

Para las marcas no tradicionales, las solicitudes deben cumplir requisitos adicionales. Por ejemplo, una solicitud de marca de certificación debe indicar los criterios que la definen y declarar que el solicitante no se dedica a la fabricación, venta, arrendamiento ni prestación de servicios relacionados con el uso o el uso propuesto de la marca de certificación.

Cambios en la estructura de tarifas

Las tarifas de solicitud de marcas en Canadá se basan en el número de clases de la Clasificación de Niza. Canadá permite y fomenta las solicitudes multiclase, optimizando la estructura tarifaria al ofrecer descuentos por cada clase adicional. A partir del 1 de enero de 2024, la mayoría de las tarifas relacionadas con las marcas aumentaron un 25%, y se prevé un aumento adicional del 4,4% el 1 de enero de 2025.