Questions et réponses sur l'enregistrement d'une marque aux États-Unis

Qui est éligible pour enregistrer une marque aux États-Unis ?

• Toute personne physique ou entité qui utilise une marque ou qui a de bonne foi l’intention d’utiliser une marque peut demander un enregistrement.

Que peut-on protéger en tant que marque aux États-Unis ?

• Aux États-Unis, sauf dans certaines circonstances particulières, tous les mots, symboles, images ou combinaisons distinctifs et non fonctionnels peuvent être enregistrés en tant que marques commerciales, marques de service, marques de certification ou marques collectives auprès de l'USPTO . Ils peuvent également être protégés par des droits communs ; loi, aucune inscription requise. Certaines formes de produits, emballages, slogans, couleurs, sons, mouvements, parfums et autres substances non visuelles peuvent également être protégés et enregistrés.

Les droits de marque peuvent-ils être établis sans enregistrement ?

• Peut. En vertu de l'article 43(a) de la loi Lanham, les marques commerciales non enregistrées mais par ailleurs valides (également connues sous le nom de marques de droit commun) peuvent être protégées. La portée géographique des droits des marques non enregistrées est généralement limitée aux zones dans lesquelles la marque est utilisée ou connue des consommateurs. Contrairement aux marques déposées, les marques non déposées ne sont pas présumées valides. Pour protéger une marque non enregistrée, le titulaire des droits doit prouver la validité de la marque.

Les marques étrangères notoirement connues sont-elles protégées même si elles ne sont pas utilisées au niveau national ? Si oui, la marque étrangère doit-elle être une marque nationale notoire ? Quelle preuve faut-il ? Quelle protection est assurée ?

• Les marques notoires bénéficient d’une protection plus large que les marques moins connues, mais la loi américaine ne protège généralement pas les marques notoires ou célèbres qui ne sont pas utilisées aux États-Unis.

Quels documents sont nécessaires pour déposer une demande de marque ?

• Aux États-Unis, toutes les demandes d’enregistrement de marque doivent être soumises par voie électronique et les demandes papier ne sont plus acceptées. Les candidats ne sont pas tenus d’effectuer une recherche préalable à la candidature. Chaque demande d'enregistrement de marque nécessite les informations suivantes :
  • Nom, adresse, type d'entité et adresse e-mail du demandeur
  • Signature ou attestation du demandeur
  • Identification des biens ou des services
  • Base de candidature
  • Modèle de marque
  • Description du produit
  • Payer les frais de dossier
• Si le demandeur dépose une demande d'enregistrement de marque basée sur un usage commercial, la demande d'enregistrement de marque doit également inclure :
  • Déclaration d'utilisation commerciale de la marque vérifiée
  • Date de première utilisation
  • Date de première utilisation commerciale
  • Les échantillons montrant l'utilisation de la marque dans le commerce aux États-Unis pour au moins un bien ou un service dans chaque catégorie. Les échantillons montrant l'utilisation de la marque sur un site Web doivent inclure l'URL et la date d'accès ou d'impression.
• Si le demandeur dépose une demande de bonne foi pour utiliser la marque dans le commerce aux États-Unis, la demande d'enregistrement de marque doit contenir :
  • une déclaration vérifiée
  • Les demandes revendiquant la priorité pour les demandes étrangères au titre de la Convention de Paris doivent préciser le pays de priorité et sa date de priorité.
  • Vérifier la véritable intention du demandeur d'utiliser la marque dans le commerce aux États-Unis
  • Les demandes d'enregistrement en vertu du Protocole de Madrid doivent répondre aux exigences énoncées par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, y compris la soumission du formulaire MM 18 , Déclaration d'intention d'utiliser la marque et sa déclaration vérifiée confirmant la véritable intention du demandeur d'utiliser la marque aux États-Unis. commerce
    

Combien de temps faut-il généralement pour obtenir un enregistrement de marque et combien cela coûte-t-il généralement ?

• Si aucun problème de fond ne survient lors de l'examen de l'USPTO, l'enregistrement de la marque américaine peut obtenir un certificat d'enregistrement de marque dans les 12 mois à compter de la date de dépôt. Les frais d'enregistrement via TEAS sont de 275 $ US par classe. Les candidats doivent soumettre une demande d'enregistrement de marque complète ; décrire les produits et services en utilisant le langage standard du « Manuel d'identification de l'USPTO » ; l'enregistrement prend officiellement effet au moment de la délivrance du certificat d'enregistrement de la marque, mais de nombreux droits remontent au moment où la demande d'enregistrement de la marque est soumise.

Quel système de classification l'USPTO suit-il, est-il possible de postuler dans plusieurs catégories et combien d'économies de coûts sont estimées ?

• L'USPTO utilise le système de classification internationale de Nice. Acceptez plusieurs catégories de candidatures en un seul vote. Les candidatures multicatégories ne seront pas éligibles à une réduction des frais.

Quel processus l'Office des marques suit-il pour décider d'approuver ou non un enregistrement ?

• Les examinateurs de l'USPTO examineront si la marque répond aux exigences d'enregistrabilité et si elle entre en conflit avec d'autres marques impliquées dans l'enregistrement ou la demande.
• L'USPTO examinera un accord entre les parties expliquant la probabilité et les raisons pour lesquelles la marque ne causera pas de confusion, ainsi que les mesures que les parties prendront en cas de confusion. Une lettre d'accord entre les parties ne suffit pas.
• L'examinateur émettra un avis d'examen sur la demande d'enregistrement de marque et stipulera un délai de réponse prorogeable de trois mois ou un délai de réponse non prorogeable de six mois.
• Le demandeur doit répondre aux commentaires de l'examen. Si les lacunes constatées dans l'avis de révision ne sont pas majeures, l'examinateur contactera le demandeur par téléphone ou par courrier électronique.
  

L’utilisation d’une marque commerciale ou d’une marque de service doit-elle être initiée avant que l’enregistrement ne soit approuvé ou délivré ?

• Les États-Unis sont membres de la Convention de Paris et l'article 44 de la loi Lanham autorise l'enregistrement de marques déposées ou enregistrées dans le pays d'origine d'un membre de la Convention. D’une manière générale, la propriété antérieure d’un enregistrement de marque étrangère ne peut pas compenser le rejet par les États-Unis d’une demande d’enregistrement de marque ou soutenir une mesure coercitive contre une utilisation contrefaite.

Quels mots ou symboles peuvent être utilisés pour indiquer l’utilisation ou l’enregistrement d’une marque ?

• Tous les titulaires de droits de marque peuvent faire valoir leurs droits en utilisant le symbole ™, que leur marque soit enregistrée ou ait une demande en cours.
• Le symbole ® ne peut être utilisé que pour les marques déposées.
• Il est fortement recommandé que les produits soient étiquetés pour indiquer les droits et garantir une utilisation appropriée des marques afin d'éviter toute violation des droits des marques.
• Le fait qu'un déclarant n'utilise pas le symbole ® peut réduire l'allégement monétaire disponible dans le cadre d'une mesure d'exécution.

Quelle est la procédure d’opposition aux marques aux États-Unis ? Un propriétaire de marque peut-il contester une demande de mauvaise foi dans une juridiction où sa marque n’est pas protégée ? Quels sont les frais typiques associés aux procédures d’opposition ou d’annulation par un tiers ?

• Peut. Aux États-Unis, toute partie qui estime que l'enregistrement d'une marque lui portera préjudice peut déposer une objection à une demande d'enregistrement de marque. Les motifs d’opposition comprennent :
  • Ne répond pas aux exigences d’enregistrabilité
  • Le caractère distinctif de la célèbre marque du demandeur peut être dilué
• Une fois qu'une marque entre dans la procédure d'annonce préliminaire, toute personne dispose de 30 jours pour déposer une objection ou demander une prolongation du délai d'opposition. Ce délai peut être prolongé jusqu'à 90 jours sans le consentement du demandeur et jusqu'à 60 jours supplémentaires avec son consentement.
• La loi américaine sur les marques prévoit des périodes de découverte, des périodes de contre-interrogatoire et des délais pour le dépôt des mémoires. Ce calendrier standard prévoit une période d'information finale de 550 jours après l'émission de l'avis d'opposition. Le TTAB statue généralement sur une affaire dans les 8 mois suivant le dépôt du mémoire. Les parties peuvent convenir d'un calendrier pour une résolution accélérée de l'affaire. La partie perdante peut faire appel auprès de la Cour d'appel du circuit fédéral des États-Unis ou d'un tribunal de district fédéral compétent à l'égard des parties. Les exigences en matière de notification et les délais de dépôt des appels sont définis dans le manuel de procédure d'examen des marques des États-Unis. Les parties peuvent généralement faire appel dans les 60 jours suivant la décision. Si une partie fait appel devant la Cour de circuit fédérale, la partie qui n'appelle pas peut choisir, dans un délai de 20 jours, de réexaminer la sentence par le biais d'une action civile devant un tribunal de district fédéral.
• Une marque enregistrée peut être radiée à tout moment en raison d'un abandon par le titulaire du droit. L'opposant doit prouver qu'il a cessé d'utiliser la marque enregistrée et qu'il n'entend pas en reprendre l'usage. Trois années consécutives de non-utilisation constituent une preuve prima facie d’abandon. La procédure d’annulation pour abandon est la même que pour d’autres raisons.
• Si la date anniversaire de l’enregistrement de la marque est inférieure à cinq ans, la marque peut être radiée pour les raisons suivantes :
  • Toute raison qui aurait empêché l'enregistrement d'une marque
  • L’enregistrement continu d’une marque peut affaiblir le caractère distinctif de la célèbre marque de l’utilisateur précédent.
• Si le cinquième anniversaire de l'enregistrement est passé, les motifs d'annulation seront réduits aux suivants :
  • L'inscription est obtenue ou maintenue par fraude ;
  • Marque déposée :
  • Est devenue une marque courante ;
  • Marques fonctionnelles ;
  • ou abandonné (inutilisé)
• A compter de la date d'enregistrement, la marque déposée :
  • trompeur
  • Impliquer faussement une association avec une personne, une institution, une croyance ou un symbole national
  • Contient le drapeau, les armoiries ou tout autre insigne des États-Unis, de tout État, ville ou pays étranger ou contient le nom, l'image ou la signature identifiant une personne vivante particulière (sauf si le consentement est obtenu) ou d'un président décédé de aux États-Unis du vivant de son conjoint survivant nom, signature ou image (sauf consentement écrit)
  • ou une marque déposée est utilisée pour déformer l'origine des biens ou des services vendus sous celle-ci
• Si la marque est enregistrée depuis trois ans mais n'a jamais été utilisée dans le commerce (bien que le propriétaire enregistré sur la base d'une demande étrangère puisse prouver le non-usage excusable comme moyen de défense)
• ou dans le cas d'une marque de certification, la marque enregistrée a été utilisée comme marque ou marque de service
• Toute partie qui estime avoir été lésée par l'enregistrement d'une marque peut déposer une demande d'annulation et les frais requis auprès du TTAB et engager une action en annulation de marque. Les demandes de révocation doivent être soumises par voie électronique et signées par le demandeur ou son avocat.
• La demande doit comprendre :
  • Une déclaration brève et claire expliquant pourquoi le demandeur estime qu'il a subi ou subira un préjudice du fait de l'enregistrement ;
  • Raison de l'annulation
• La loi américaine autorise également deux procédures ex parte pour contester les enregistrements sur la base du non-usage d'une marque enregistrée.
  • La première : l'examen ex parte, qui permet de contester un enregistrement dans lequel le propriétaire enregistré prétend, au cours du processus de demande, que sa marque a été utilisée dans le commerce. Ce mécanisme permet à l'USPTO de réexaminer l'exactitude de la déclaration d'utilisation d'un titulaire. Ce mécanisme devient indisponible une fois passé le cinquième anniversaire de l’enregistrement.
  • Le deuxième type : la révocation unilatérale, qui permet de s'opposer aux enregistrements de marques qui n'ont jamais été utilisées dans le commerce. Il cible principalement les enregistrements basés sur des enregistrements non américains. Les challengers ne peuvent utiliser la marque qu’entre 3 et 10 ans après l’enregistrement.
• N’importe qui peut engager unilatéralement une procédure de radiation de marque. Une partie peut adresser une demande anonyme à l'USPTO en soumettant des preuves ou des témoignages établissant prima facie que la marque n'est pas utilisée dans le commerce à la date pertinente, à savoir :
  • La date à laquelle une déclaration d'utilisation est soumise à l'appui d'une demande basée sur l'utilisation (ou la date limite pour soumettre une telle déclaration)
  • et les enregistrements basés sur des enregistrements non américains qui n'ont pas été utilisés depuis trois ans.
• L'USPTO peut également confirmer la non-utilisation de la marque sur la base des preuves fournies.
• Le titulaire de la marque peut annuler la preuve que la marque n'a pas été utilisée depuis 3 ans en soumettant des preuves et des témoignages contraires. Si elle est enregistrée en dehors des États-Unis, le titulaire de la marque peut prouver qu'il existe une raison légitime de non-utilisation. Si l'USPTO estime que la réponse du demandeur est insuffisante, la marque sera retirée de l'enregistrement et le demandeur a le droit de faire appel auprès du TTAB. Toutefois, si la réponse est suffisante, elle aura un effet exclusif interdisant toute nouvelle contestation ex parte de l'enregistrement concernant les produits ou services visés par la première contestation.

Quelle est la durée de validité d'un enregistrement de marque américaine et quelles sont les conditions requises pour maintenir l'enregistrement ?

• Les enregistrements peuvent être maintenus indéfiniment si le propriétaire soumet les documents de maintenance et de renouvellement appropriés. Le propriétaire doit soumettre une déclaration d'utilisation et un exemple de marque décrivant l'utilisation actuelle de la marque dans le commerce aux États-Unis entre la 5e et la 6e année suivant la date d'enregistrement. Si le propriétaire de la marque soumet une déclaration d'utilisation et un échantillon de la marque décrivant l'utilisation actuelle de la marque dans le commerce, une demande de renouvellement de l'enregistrement peut être présentée 10 ans avant la date d'enregistrement et tous les 10 ans par la suite.

Quelle est la procédure pour renoncer aux droits de marque ?

• De manière générale, aux États-Unis, les procédures de radiation de marque peuvent être engagées en tout ou en partie par dépôt électronique sans paiement de frais de demande. Cependant, si une demande post-maintenance affirmant qu'une marque enregistrée est utilisée est sélectionnée pour examen, des frais seront facturés pour la suppression des produits et services spécifiques qui ne sont pas utilisés. Si le TTAB met en œuvre la procédure d'annulation de la marque, l'USPTO sera responsable du service post-enregistrement. Si la marque abandonnée fait l'objet d'une procédure d'annulation, la procédure d'abandon sera traitée par le TTAB.