Dernier guide sur l'enregistrement des marques au Royaume-Uni

Suite à l'arrêt Sky c. SkyKick rendu en décembre 2024, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) a publié des directives actualisées sur la manière dont les déposants doivent rédiger et déposer des demandes d'enregistrement de marques au Royaume-Uni. Cette décision importante souligne que le dépôt d'une demande contenant une description trop large des produits et services sans intention réelle d'utilisation peut constituer une mauvaise foi.

Les examinateurs de l'UKIPO évaluent désormais proactivement si une spécification de produits et services est « manifestement et évidemment large ». Il est essentiel qu'ils puissent désormais soulever des objections de mauvaise foi directement pendant la phase d'examen, sans attendre les objections de tiers. Dès réception du rapport d'examen, les demandeurs disposeront de deux mois pour répondre et pourront choisir de limiter les produits et services contestés ou de fournir des arguments et des preuves pour défendre la portée initialement large.

Lors du dépôt d'une demande d'enregistrement de marque au Royaume-Uni, les demandeurs doivent prendre en compte les aspects suivants :

• Les demandeurs doivent inclure dans leurs demandes d’enregistrement de marque des revendications pour des produits et services qui « représentent des revendications justes et raisonnables dans le contexte de leurs activités ».
• Soyez prudent lorsque vous utilisez des termes trop généraux sans destination particulière. Par exemple, « logiciel informatique » est inacceptable. Le type spécifique de logiciel doit être clairement identifié. Cela profitera aux demandeurs à long terme, en garantissant que leurs droits sont clairement définis tant pour l'UKIPO que pour les tiers.
• Dans la mesure du possible, privilégiez des descriptions et des légendes plus précises, ou veillez à associer les termes généraux à des sous-catégories plus précises. Cela évitera de devoir gérer des objections actives qui pourraient retarder le processus d'enregistrement.
• Conservez des documents internes tels que votre plan d'affaires et votre étude de marché pour justifier l'inclusion de chaque terme dans votre demande. Cela vous aidera à fournir une justification commerciale à l'UKIPO si nécessaire.

Globalement, il convient de noter que le changement de stratégie de l'UKIPO augmentera la fréquence des rapports d'examen et pourrait amener les examinateurs à évaluer les oppositions de mauvaise foi. Cela aura une incidence sur le délai d'enregistrement d'une marque et pourrait amener les examinateurs à demander davantage de preuves.