2025년 7월 31일, 미국 특허상표청(USPTO)은 특허심판항소위원회(PTAB) 심사 절차에 중요한 변경 사항을 담은 새로운 각서를 발표했습니다. 이 변경 사항은 2025년 9월 1일부터 발효되며, PTAB는 37 CFR § 42.104(b)(4)에 따라 출원인이 검색에 사용한 선행 기술 특허 또는 인쇄물에서 각 특허 출원 요소의 위치를 명시해야 하는 요건에서 더 이상 면제되지 않습니다.
이 각서는 선행 기술 거절 사유가 되는 "선행 기술 특허 및 인쇄물"에는 출원인이 인정한 선행 기술(AAPA), 전문가 증언, 일반 상식, 또는 선행 기술 특허나 인쇄물 이외의 기타 증거는 포함되지 않음을 명확히 합니다. 이러한 변경은 IPR 절차에서 당사자들에게 명확한 지침을 제공하기 위한 것이며, 최근 연방 순회 항소 법원의 판례와 일맥상통합니다.
주요 변경 사항:
PTAB는 이제 출원인이 출원 서류에 각 청구항을 선행 기술 특허 또는 인쇄물에 기재된 내용으로 명시하도록 하는 요건을 엄격하게 시행할 것입니다. 이 변경 사항은 특정 상황에서 이 규칙의 면제를 허용했던 2020년과 2022년에 발표된 기존 각서를 대체하며, 청구항 제출을 위해 AAPA를 사용하는 것을 더 이상 고려하지 않습니다.
AAPA, 전문가 증언, 상식을 포함한 일반적인 지식을 이용해도 더 이상 누락된 청구 한도를 채울 수는 없지만, 출원인은 여전히 일반적인 지식을 인용하고 이를 이용해 참조로 통합하려는 동기를 뒷받침하거나 숙련된 기술자의 상식을 입증할 수 있습니다.
2025년 9월 1일부터 제출되는 출원의 경우, 출원인은 선행 기술 특허 또는 인쇄물에서 청구항을 자세히 식별해야 합니다.
더 넓은 관점에서 볼 때, 이 각서는 USPTO가 최근 발표한 여러 각서 중 하나로, 승인 후 행정 절차에 관한 기존 행정 각서를 명시적으로 대체합니다. 최근 각서 및 절차 변경 사항과 마찬가지로, 이 각서는 특허권자의 자체 보고된 정보 공개가 특허에 직접적으로 불리하게 사용되는 것을 방지함으로써 특허권자에게 유리합니다. 그러나 이러한 변경 사항에도 불구하고, 특허권자는 특허 출원 시 선행 기술(또는 최신 기술)을 기술할 시기와 출원의 기술적 진보에 초점을 맞출 시기를 신중하게 고려해야 합니다.
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