USPTOの新規則発効：出願人の自己申告先行技術はPTABのIPR手続きでは認められなくなる

2025年7月31日、米国特許商標庁（USPTO）は、特許審判部（PTAB）の審査プロセスに重要な変更を加える新たな覚書を発行しました。この変更は2025年9月1日に発効し、その時点でPTABは、出願人が調査において依拠した先行技術特許または印刷刊行物における各特許出願要素の所在を特定するという要件（37 CFR § 42.104(b)(4)で要求されている）から免除されなくなります。

この覚書は、先行技術拒絶の根拠となる「先行技術特許および印刷出版物」には、出願人認諾先行技術（AAPA）、専門家の証言、常識、または先行技術特許または印刷出版物以外の証拠は含まれないことを明確にしています。この変更は、知的財産権侵害訴訟の当事者に明確な指針を提供することを目的としており、最近の連邦巡回控訴裁判所の判例と一致しています。

主な変更点:

PTABは、出願人が出願書類において各請求項を先行技術特許または刊行物に記載されているものとして特定する要件を厳格に適用します。この変更は、2020年および2022年に発行された、特定の状況下でこの規則の適用除外を認めていた以前の覚書に取って代わり、請求項の提示にAAPAの利用は考慮されなくなりました。

常識（AAPA、専門家の証言、常識を含む）は、欠落しているクレームの制限事項を補うために使用できなくなりましたが、出願人は、参照により組み込む動機を裏付けるため、または熟練した技術者の常識を実証するために、依然としてそれらを引用して依拠することができます。

2025 年 9 月 1 日以降に提出される出願については、出願人は先行技術の特許または印刷刊行物で請求項を詳細に特定する必要があります。

より広い視点から見ると、この覚書は、米国特許商標庁（USPTO）が最近発行した、承認後の行政手続きに関する以前の行政覚書を明確に置き換える多くの覚書の一つです。最近の覚書や手続きの変更と同様に、この覚書は、特許権者による自己申告の開示が特許権者自身の特許に直接不利に働くことを防ぐことで、特許権者に有利に働いています。しかしながら、この変更にもかかわらず、特許権者は特許出願書類を作成する際に、先行技術（または最先端技術）をいつ記述すべきか、そして出願における技術進歩に焦点を移すべきかを慎重に検討する必要があります。