对于已经或计划在美国注册商标的中国企业而言,有一项关键义务必须引起高度重视:美国商标注册并非"一劳永逸",注册人需要定期向美国专利商标局(USPTO)提交证据,证明该商标仍在美国实际使用。若未能按时履行这一义务,注册将被撤销。
这与中国的商标续展制度存在显著差异。在中国,商标权人只需在每10年有效期届满前向国家知识产权局缴纳续展费用,即可完成注册续展,无需主动提交使用证据。美国制度的这一特殊要求,常常成为中国企业海外商标管理中的盲区。
一、如何证明您在美国使用该商标?
商标注册人需要签署一份声明(Declaration of Use),确认其仍在美国商业活动中使用该商标,且使用范围涵盖注册所涉及的特定商品或服务,并将该声明提交至美国专利商标局。
声明中须附上至少一份示例(称为"使用样本/Specimen"),展示该商标在美国市场的实际使用情况。所提供的样本必须清晰呈现注册商标与其所涵盖的特定商品或服务之间的关联。
可接受的使用样本示例
- 第33类葡萄酒注册:附有商标标签的酒瓶实物照片,或在美国销售点陈列展示的照片;
- 第3类香水注册:包含商标且清晰标明内容物的香水包装照片;
- 第42类软件即服务(SaaS)注册:网页截图,须显示商标与软件服务的关联,并包含服务介绍及客户访问或购买方式等信息。
重要提示:提交前务必核查注册清单
在准备使用声明之前,请务必仔细核查注册中的商品或服务清单。如果您已不再在美国销售某些商品或提供某些服务,应主动将其从注册中删除。若声明中仍宣称在使用,却无法提供可接受的证明,相关商品或服务可能被USPTO强制从注册中移除,并可能面临其他处罚——包括整个注册被视为存在欺诈风险。
二、何时需要提交使用证明?
- 美国国家注册
| 时间节点 | 提交义务 |
|---|---|
| 注册后第5至6年 | 首次提交使用声明(Section 8 Declaration) |
| 此后每10年(续展时) | 每次商标到期续展时均需同时提交使用证明 |
- 通过国际"马德里议定书"体系获得的美国注册
| 时间节点 | 提交义务 |
|---|---|
| 美国注册后第5至6年 | 首次提交使用声明 |
| 注册后第9至10年 | 再次提交使用声明 |
| 此后每10年 | 定期提交 |
特别说明:通过马德里体系指定美国的中国企业尤需注意,马德里国际注册的续展与美国国内使用证明的提交是两套独立的程序,分别面对WIPO国际局和USPTO,两者不可混淆或替代。
三、中美制度差异对照
| 对比维度 | 中国 | 美国 |
|---|---|---|
| 续展方式 | 缴纳续展费即可 | 须提交使用证据+缴费 |
| 是否需要使用证明 | 续展时不需要(但可能面临第三方撤三申请) | 必须主动提交 |
| 不使用的后果 | 他人可申请"连续三年不使用撤销" | 未提交证明即自动被撤销 |
| 首次使用证明时间 | 无此要求 | 注册后第5-6年 |
四、核心要点与实务建议
- 与中国制度截然不同:维持美国商标注册需要持续、主动地证明该商标正在美国实际使用,这并非仅靠缴费即可完成。
- 建立专门的时限管理机制:商标一经注册,请立即将未来各使用证明的截止日期纳入企业知识产权管理日历,设置充分的提前提醒。
- 提前评估市场进入计划:如果您在注册商标后,进入美国市场的计划有所推迟,请尽早评估:届时能否在首个截止日期(注册后第5年)前提供符合要求的使用证据。
- 必要时考虑重新申请:如果预判无法在首个截止日前满足使用要求,应当考虑在现有注册失效之前,就同一商标重新提交新的申请,以确保权利的连续性。
- 使用样本的合规性至关重要:USPTO对使用样本的审查日趋严格,建议在专业代理指导下准备符合要求的证据材料。
【页之码点评】
美国商标"注册容易维持难"的制度特点,对中国出海企业的商标管理能力提出了更高要求。实践中,不少企业因忽视使用证明的提交时限而痛失美国商标权。我们建议企业将美国商标维护纳入全生命周期管理体系,在注册之初即规划使用证据的积累路径,避免"注而不用、用而无证"的被动局面。
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