UPC最新裁决:无效诉讼期间EPO限制决定的效力认定

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2025年6月25日,统一专利法院(Unified Patent Court,下称"UPC")巴黎中央分院就UPC_CFI_425/2025号案件作出裁决,首次系统阐明了UPC无效诉讼审理期间,欧洲专利局(European Patent Office,下称"EPO")依据《欧洲专利公约》(European Patent Convention,下称"EPC")作出的专利限制决定的法律效力问题。

该裁决对于理解EPO程序与UPC诉讼之间的协调关系,以及专利权人在无效诉讼中的策略选择,具有重要指引意义。

案件核心争议

在无效诉讼进行期间,专利权人依据EPC第105a条向EPO提出限制专利的请求。EPO批准该请求后,原告主张应类推适用EPC第105a条第(2)款,该款禁止在EPO异议程序进行期间开展限制程序,从而请求UPC对本次限制不予考虑。

争议焦点在于:EPC关于异议程序与限制程序不并行的规则,是否可以类推适用于UPC的无效诉讼?

法院裁决要点解析

一、EPC第105a条第(2)款不得类推适用

巴黎中央分院驳回了原告的主张,明确指出:

  • EPC第105a条第(2)款仅适用于EPO的异议程序,其立法目的在于避免EPO内部程序冲突;
  • 该条款不能扩展适用于UPC的无效诉讼,因为UPC与EPO属于不同的司法/行政体系,不存在同一机构内部程序竞合的问题。

二、限制决定的溯及效力

一旦EPO的限制决定公布:

  • 被限制后的专利成为唯一具有法律效力的版本;
  • 根据EPC第105b条第(3)款及第68条,限制决定具有溯及效力(ab initio),即视为专利自始即以被限制后的形式存在;
  • 即使限制是在无效诉讼提起之后获得的,UPC也必须基于被限制后的权利要求评估专利有效性。

三、《UPC协议》第33条第(10)款的印证作用

法院进一步指出,《UPC协议》第33条第(10)款明确考虑了EPO限制程序与UPC诉讼并行进行的情形,并规定了UPC可以中止诉讼的权力。这一规定的存在本身即印证:立法者已预见并允许两种程序并行 —— 若不允许并行,则中止规定便无存在意义。

四、UPC对EPO限制请求可受理性的审查权限

值得注意的是,法院明确划定了自身权限的边界:UPC无权间接审查EPO限制请求的可受理性。换言之,EPO对限制请求作出的可受理性判断具有终局性,UPC应予以尊重。

裁决的实务影响

该裁决对UPC实践具有以下重要意义:

第一,明确程序并行的合法性。UPC无效诉讼的正在进行本身,并不妨碍专利权人向EPO申请限制专利。专利权人在面对无效挑战时,可以通过EPO限制程序主动收窄权利要求,作为一种防御策略。

第二,确立限制版本的优先地位。 一旦EPO限制决定公布,UPC必须以被限制后的版本作为审查对象,原始授权版本不再具有独立评价意义。

第三,明晰机构间权限边界。UPC尊重EPO在其职权范围内的程序性判断,避免了双重审查带来的法律不确定性。

对中国企业的启示

对于已在欧洲布局专利或涉入UPC诉讼的中国企业,本裁决提供了以下参考路径:

1. 防御性限制作为诉讼策略:作为专利权人,在面临UPC无效挑战时,可评估通过EPC第105a条主动限制权利要求的可行性,以规避核心无效风险并保全部分权利范围;

2. 无效诉讼中的策略应对:作为无效请求人,需预判专利权人可能采取的限制策略,并在诉讼准备阶段将被限制后可能形成的权利要求版本纳入无效理由的覆盖范围;

3. 程序协同管理:由于EPO限制程序与UPC诉讼可并行推进,企业需统筹管理两个程序的时间节点、代理团队协作与文书一致性,避免出现主张矛盾或程序真空。

结语

UPC巴黎中央分院的本次裁决进一步厘清了欧洲专利保护体系中不同机构、不同程序之间的协调关系,也为专利权人与无效请求人提供了更加清晰的行为预期。随着UPC判例的持续积累,欧洲统一专利司法体系的运行规则将日趋成熟,中国企业在欧洲的知识产权布局与争议应对,亦需在这一动态框架下持续调整战略节奏。

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