La Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual implementa un nuevo estándar de “debida diligencia”

El Tribunal Federal de Canadá ha implementado un nuevo estándar para la restauración de derechos ejecutados con el “debido cuidado” y revocó la decisión irrazonable de la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual de restaurar derechos luego de la falta de pago de las tasas de mantenimiento. Sostuvo que la decisión adoptó un enfoque inapropiado del estándar de “debido cuidado”, no consideró todas las circunstancias que llevaron a la falta de pago de las cuotas de mantenimiento a tiempo e ignoró los hechos proporcionados por el solicitante.

El Tribunal Federal ofrece a los solicitantes la oportunidad de ejercer el "debido cuidado" según lo requieran las circunstancias: antes de la fecha límite de la tasa de mantenimiento, o después de recibir un aviso de la CIPO de que no se ha pagado la tasa de mantenimiento, siempre que el solicitante de la patente o el propietario de la patente tome medidas de "debido cuidado" dentro de cualquiera de estos dos períodos, la solicitud de patente o la patente terminada pueden recuperar sus derechos.

Entre las decisiones finales de la CIPO sobre solicitudes de restauración de derechos a lo largo de los años, solo el 15% permiten la restauración de derechos. Si el propietario o solicitante de una patente no está satisfecho con la decisión final de la CIPO, puede presentar una demanda ante un tribunal federal. En una decisión del Tribunal Federal de Canadá sobre la pérdida de derechos debido al pago tardío de las tasas anuales, un caso de 2024 mostró que el Tribunal Federal finalmente rechazó una solicitud de restauración de los derechos de patente en la que el propietario de la patente no pagó las tasas anuales a tiempo porque el aviso recordatorio enviado por el proveedor de servicios de propiedad intelectual para las tasas anuales fue filtrado por spam.

En el último caso de pago atrasado de tarifas anuales en 2025, Matco Tool Company no pagó la tarifa de mantenimiento de CA3086194 a tiempo. Los proveedores de servicios de propiedad intelectual de Matco incluían bufetes de abogados canadienses, bufetes de abogados estadounidenses y empresas de honorarios anuales. Cuando los datos de la tasa anual se transfirieron de una de las partes a la compañía de tasa anual, debido a errores de migración de datos, el seguimiento de la tasa de mantenimiento de la solicitud de patente no se pudo ingresar con éxito en la base de datos de la compañía de tasa anual, lo que condujo directamente a la falta de pago de la tasa de mantenimiento de la solicitud de patente canadiense a tiempo y, en última instancia, condujo a la pérdida de los derechos de la solicitud de patente canadiense.

El Tribunal Federal sostuvo que era necesario preguntar primero qué causó que las cuotas de mantenimiento no se pagaran dentro del plazo original, que era la "causa próxima" del impago de las cuotas de mantenimiento. Una vez identificada la causa próxima, la investigación se centrará en evaluar si se ejerció el "debido cuidado". Si el titular de la patente ha tomado las medidas adecuadas, se deberían restablecer los derechos.

En segundo lugar, si el titular de la patente no toma medidas, entonces es necesario evaluar si se tomó el “debido cuidado” para mitigar el impacto de la causa próxima después de que se incumplió el plazo. Si el solicitante o el titular del derecho también adopta medidas de "debida diligencia" en esta etapa, los derechos también deberían restablecerse.

Este caso aborda la cuestión del estándar de “debido cuidado” en la CIPO y brinda orientación más clara a los solicitantes y titulares de patentes sobre si un solicitante o propietario de patente ha tomado medidas de “debido cuidado” y debe garantizar que se tengan en cuenta todas las circunstancias relacionadas con los pagos de tasas de mantenimiento omitidos.

Si tiene alguna duda sobre la pérdida de derechos por falta de pago de la cuota anual a tiempo, por favor llámenos para obtener información más precisa.