USPTO发布主题可专利性声明新指南

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USPTO日前发布了两份备忘录,对主题可专利性声明(Subject Matter Eligibility Declarations, SMEDs)的使用作出了进一步说明。发布这些备忘录,是回应申请人、代理人和审查员提出的一个实际问题:在应对主题可专利性驳回时,当事人可以如何用证据性材料来支撑自己的立场。

第一份备忘录涉及实审部门,申请人可以提交声明,提供与可专利性审查相关的事实性证据,例如:技术改进的证据、在申请日时的技术水平,或能展示司法例外如何被整合进某个实用应用中的信息。备忘录进一步澄清,一旦SMED被适当提交,审查员必须把它作为证据记录的一部分,以优势证据标准(preponderance of the evidence)来进行评估。备忘录还包含若干示例,说明这类证据如何在不偏离MPEP和相关判例的前提下,影响可专利性判断。

第二份备忘录涉及申请人和代理人,重点是如何准备和提交SMED的最佳实践。备忘录指出其中与可专利性相关的证言,在以一份单独的、专门聚焦主题可专利性的声明形式提交时,效果最好。把关于可专利性的证言和针对其他法定要求的证言混在一份声明里,只会让案卷记录更复杂,也会增加审查员评估证据的难度。备忘录还强调,SMED应当提供与所主张发明紧密相关的客观证据,而不是用来填补原始说明书披露的不足。

这两份备忘录共同强调的一点是:SMED并没有改变现有的USPTO审查程序。它们只是在澄清:如果申请人愿意,可以如何提供与可专利性分析相关的事实证据;而审查员应该如何在既有实践框架下评价这些证据。此类指引的目的,是提高清晰度、强化审查记录,并在不同技术领域之间更一致地适用主题可专利性原则。

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