UPC退出选择的时点风险:一份最新裁定敲响的战略警钟

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自统一专利法院(UPC)于2023年6月正式运行以来,"退出选择"(opt-out)机制一直是欧洲专利权人管辖权布局中的核心工具。然而,2026年5月7日UPC中央分院巴黎所在地在Omnia诉Sidel案(UPC_CFI_799/2026)中作出的裁定,正在重塑业界对退出选择时点的判断。

该裁定确认:针对一件即将授权的欧洲专利申请,可在UPC提起诉讼;而此类诉讼一经提起,将使随后提交的退出选择归于无效,从而把由该申请授权而得的专利锁定在UPC管辖范围内。对于以欧洲市场为战略腹地的中国企业与全球申请人而言,这一裁定的连锁影响不容忽视。

一、制度框架回顾:退出选择的法律边界

依据《UPC协定》(UPCA)第83(3)条及《程序规则》第5.6条,在过渡期内(目前至2030年5月底,可能延长),常规欧洲专利可从UPC管辖中退出,前提是尚未有诉讼在UPC提起。

同时,UPCA第32(1)条对UPC的专属管辖范围作出规定,涵盖侵权诉讼、无效诉讼、不侵权确认之诉(DNI)等。UPCA在文本上明确区分"专利"与"专利申请"(见UPCA第3(c)-(d)条),因此传统上的一种解读是:UPCA第32(1)条所列诉讼须待欧洲专利申请授权后方可提起。

Omnia诉Sidel案对这一传统解读构成了实质性挑战。

二、案情要点与裁定逻辑

关键时间线

  • 2026年3月3日:针对EP '194和EP '351两件尚在审查中的欧洲专利申请,一方在UPC中央分院巴黎所在地提起DNI诉讼
  • 2026年4月2日、4月8日:专利权人分别就两件申请提交退出选择
  • 2026年4月9日:专利权人以初步异议方式质疑UPC管辖权
  • 2026年4月22日:EP '194授权公告发布
  • 2026年5月20日(预定):EP '351授权公告日
  • 2026年5月19日:答辩状提交截止日

法院的核心推理

中央分院巴黎所在地承认,从UPCA文本看,"专利申请"不等同于"专利"。但法院进一步认定:

  • 只要在答辩状提交截止日之前,相关欧洲专利已依据EPC第97(1)条获得授权决定通知,UPC即可对DNI诉讼行使管辖权
  • 至裁定作出时,两件专利的授权权利要求范围已经确定(EP '194已授权,EP '351即将授权)
  • 允许在授权前提起诉讼有利于程序效率,可避免法院宣布无管辖权后原告立即重新起诉的循环

基于上述认定,法院裁定:由于DNI诉讼提起在先,专利权人此后提交的退出选择归于无效,两件专利被锁定在UPC管辖之下。该裁定已被上诉,上诉法院的最终立场尚待观察。

三、裁定的延伸影响

影响范围可能超出DNI

  • 中央分院巴黎所在地将其结论限于不侵权确认之诉,但相同的逻辑可能延伸至其他类型的诉讼,例如中央无效诉讼。这意味着第三方在专利授权前即可通过在UPC提起诉讼的方式,将该专利锁定在UPC管辖范围内——这对希望通过退出选择避开UPC中央无效风险的专利权人构成实质威胁。

授权前的反制路径

  • 一个值得关注的问题是:拟成为专利权人的一方能否化解在授权前提起的UPC诉讼?
    • 依据巴黎法院的推理,若UPC诉讼针对的欧洲专利申请直到答辩状提交之后才获授权,UPC对该诉讼即无管辖权。EPC下存在多种可拖延授权时点的程序工具,包括:
      • 利用EPO的"进一步处理"(further processing)程序
      • 请求对拟授权文本进行修改
      • 延迟批准拟授权文本

通过上述方式将EPC第97(1)条下的授权决定推迟至答辩状提交期限之后,理论上可使UPC丧失对该诉讼的管辖权,之后申请人便有机会提交退出选择。这一路径虽在法理上可行,但其操作复杂度与不确定性均较高。

四、对退出选择策略的启示

这份裁定至少在以下几个层面重塑了退出选择的实务操作逻辑:

第一,授权公告日不应被视为提交退出选择的"最后期限"。传统实务中,部分申请人倾向于在授权前后再决定是否退出。Omnia案表明,这种延迟策略在某些情形下将为第三方创造抢先在UPC提起诉讼的窗口,从而使退出选择归于无效。

第二,退出选择可在申请公开后的早期阶段提交。事实上,从欧洲专利申请公开之日起 —— 即在实质审查开始之前 —— 即可提交退出选择。对于明确希望避开UPC管辖的申请人而言,将时点前移是化解此类风险的最直接方式。

第三,早期退出决定并非不可逆。只要尚无诉讼在国家法院提起,退出选择可事后撤回(opt-in)。这一制度弹性意味着"提前退出"并不锁死后续的战略选择空间,申请人可根据市场态势与竞争格局的变化灵活调整。

第四,需将第三方的诉讼动机纳入研判。在退出选择的决策模型中,仅考虑自身的维权偏好已不够充分。若存在潜在的竞争对手或第三方有强烈动机通过中央无效或DNI程序挑战该专利,抢先退出的战略价值将进一步凸显。

五、给中国申请人的实务建议

对于在欧洲布局专利的中国企业,建议就以下事项进行系统梳理:

  1. 审视欧洲专利组合的管辖权状态:识别哪些申请/专利尚未提交退出选择,评估其在UPC管辖下的暴露风险
  2. 建立退出选择的时点决策机制:将退出选择的提交时点前移至申请公开后的合理时段,避免集中在授权前后处理
  3. 区分处理核心专利与外围专利:对于核心专利,尤其是可能面临第三方挑战的高价值资产,宜采取更为审慎的早期退出策略
  4. 保留调整弹性:记录退出选择的撤回条件与时点,以便在市场策略调整时快速切换
结语

Omnia诉Sidel案的裁定虽尚待上诉法院最终确认,但其揭示的风险已足以引起所有欧洲专利申请人的重视:退出选择的时点选择,本质上是对第三方战略行为的博弈。在UPC规则体系仍处于判例积累与规则塑造的关键阶段,欧洲专利管辖权策略已不再是授权后才需思考的问题,而应被纳入申请人自欧洲专利申请公开之日起的整体IP管理框架。

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