日本审查指南更新：创造性与Disclaimer策略需重新校准

song が 2026-09-07 22:48 に投稿

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2026年7月1日，日本特许厅（JPO）修改后的《专利审查指南》正式生效。本次修改虽未改变日本专利法的基本框架，但对日常审查应对具有直接影响。

其中，最值得申请人关注的两项变化是：创造性判断中“问题设定”空间扩大，以及放弃/免责声明修改（Disclaimer）面临更严格的超范围审查。对于在日本布局专利的企业而言，原始申请文件的撰写质量、后续修改路径和意见陈述策略都需要相应调整。

一、创造性：审查员的问题设定空间扩大

日本创造性判断长期重视“本领域技术人员是否有动机将现有技术进行组合或修改”。在以往实践中，申请人常会主张：对比文件并未记载本发明所要解决的技术问题，因此缺乏组合动机。

本次审查指南修改后，这一抗辩空间被一定程度压缩。

根据新指南，审查员在认定技术问题时，不再严格限于对比文件中明示记载的问题，还可以考虑：

本领域技术人员显而易见能够认识到的问题；
基于公知常识容易构想到的问题；
从现有技术整体出发可以合理推导的问题。

这意味着，审查员可以在更宽范围内构建“问题—动机—修改”的论证链条。即使对比文件没有直接写明与本申请相同的技术问题，也可能被认定为存在足够的技术启示。

二、“阻碍因素”不再当然足以克服驳回

另一个重要变化，是对“阻碍因素”（Obstructive Factors，也可理解为反向教导或teaching away）的评价方式更为权衡化。过去，申请人常借助对比文件中的负面记载主张：本领域技术人员不会采用某一组合或修改方案，因此本发明具有创造性。新指南进一步明确，阻碍因素本身并非决定性因素。审查员会将其与支持驳回的因素进行综合比较，例如：

是否存在明确组合动机；
是否属于常规设计变更；
是否仅为本领域技术人员的普通优化；
阻碍因素是否具有实质强度。

如果所谓阻碍因素只是轻微不利、可通过常规手段克服，或并未真正排除相关技术路径，其证明力可能不足以推翻创造性驳回。

因此，申请人在日本答复创造性驳回时，不能仅指出对比文件存在“不推荐”或“未提及”。更有效的论证应当说明：为什么该阻碍因素会实质性阻止本领域技术人员作出该组合或修改。

三、Disclaimer：超范围审查门槛明显提高

本次修改对放弃/免责声明修改的影响更为直接。

所谓Disclaimer，是指申请人在权利要求中通过排除某一技术范围，来避免与现有技术重合或克服特定驳回。例如，在权利要求中加入“但不包括……”的表述。日本关于Disclaimer的基本法律标准，仍然遵循2008年日本知识产权高等法院“阻焊剂（Solder Resist）大合议法庭案”确立的原则：修改不得相对于原始说明书、权利要求和附图引入新的技术事项。但JPO在实际审查中明显提高了对Disclaimer修改的审查强度。

申请人如果仅在意见陈述中写明“该修改只是为了排除与对比发明的重合部分”，通常已不足以说服审查员。JPO可能要求申请人进一步说明：为什么被排除的内容在技术上并未改变原始申请所公开的发明内容，且没有为本领域技术人员提供新的技术事项。

四、不同Disclaimer场景的风险差异

从实务角度看，并非所有Disclaimer修改都具有同等风险。申请人应区分其使用目的和被排除对象的技术关系。

1. 高风险场景：为克服创造性而排除接近技术内容

如果申请人通过Disclaimer排除与本发明构思较为接近的技术方案，以便与对比文件拉开距离并主张创造性，该修改被认定为超范围的风险较高。原因在于，这类排除往往会改变权利要求所覆盖技术范围的实质结构，使剩余范围呈现出原始申请中并未直接、明确公开的新技术组合。

2. 相对低风险场景：排除偶然重合

如果对比文件与本发明技术领域、技术目的或技术思想差异较大，仅在某一局部范围发生偶然重合，则通过Disclaimer排除该重合部分，风险相对较低。其逻辑在于，该被排除内容在申请日时通常并未被本领域技术人员理解为本发明的一部分，排除后不一定会引入新的技术事项。

3. 相对低风险场景：处理重复专利或扩大先申请问题

根据JPO对公众意见的答复，为处理日本特许法第39条的重复专利问题，或第29条之二的扩大先申请、抵触申请问题，仅排除与在先申请重合的内容，通常不被认定为超范围。但“通常”并不意味着当然安全。申请人仍应结合原始说明书公开内容，对修改依据进行充分说明。

五、对企业日本专利布局的实务建议

对于拟在日本申请专利的企业，本次指南修改传递出一个清晰信号：后续审查阶段的“补救空间”正在收窄，前端撰写质量更加关键。

第一，原始说明书应预留中间概念。
申请文件不应只写最宽方案和少数实施例，而应系统设计中间层级的技术特征组合。例如参数范围、材料类别、结构子组合、控制条件等，为后续肯定性限缩提供依据。

第二，优先采用肯定性限定。
与其在审查阶段通过“但不包括……”排除不利范围，不如尽量使用原始申请已有支持的正面技术特征进行限缩。肯定性限定通常比Disclaimer更容易说明修改依据。

第三，创造性答复应强化技术效果链条。
面对更宽的问题设定，申请人应避免只争论“对比文件未明示该问题”。更有效的路径是证明：本发明解决的问题并非公知常识下容易想到，且技术效果具有不可预期性。

第四，使用Disclaimer时需主动论证无新增技术事项。
意见陈述书应具体说明原始公开内容、被排除范围、剩余权利要求范围之间的关系，而不能仅采用模板化表述。

第五，持续关注后续判例。
JPO指南虽对审查实践具有重要影响，但Disclaimer边界最终仍可能通过日本法院判例进一步细化。企业在重大案件中应动态调整答复策略。

六、情景模拟：日本审查中的修改选择

假设某中国材料企业在日本提交一件涂层组合物专利申请。审查员引用一篇日本在先文献，认为部分组分范围与本申请重合，并进一步结合公知常识否定创造性。如果申请人简单在权利要求中加入“但不包括在先文献中的组合物”，并仅说明该修改是为排除重合范围，则在新指南下可能面临超范围驳回。更稳妥的路径是先检查原始说明书是否记载了可支持的中间技术特征，例如特定树脂比例、固化条件、粒径范围或应用场景。若有依据，应优先通过这些肯定性特征限缩权利要求。只有在无法通过肯定性限定解决问题，且确有必要使用Disclaimer时，申请人才应详细论证：被排除内容并非本申请技术贡献的一部分，排除后也未形成原始申请未公开的新技术方案。