一个碳原子的代价:从Enanta诉辉瑞案看临时专利申请的书面描述要求

song に投稿
来源:
页之码IP

美国联邦巡回上诉法院(Court of Appeals for the Federal Circuit,CAFC)近日在Enanta Pharmaceuticals, Inc. v. Pfizer Inc.一案中作出判决,认定Enanta公司一件专利(U.S. Patent No. 11,358,953)因临时专利申请(Provisional Application)中的一处细微表述差异,丧失了其主张的优先权日。该案争议标的直接关联辉瑞新冠治疗药物Paxlovid的核心抗病毒成分奈玛特韦(nirmatrelvir),商业价值高达数十亿美元。对于依赖临时申请体系进行早期专利布局、尤其是化学与生物医药领域的申请人而言,这一判决揭示的书面描述要求(Written-Description Requirement)风险,值得认真对照自身申请文件逐一排查。

一、案件核心:一个碳原子引发的优先权丧失

争议焦点极为具体。Enanta在2020年7月提交的临时申请中,公开的化学结构式为"—NHC(O)—C2-C12 alkyl"(烷基链从2个碳原子起算);而该临时申请对应的正式授权专利中,权利要求限定的结构式却是"—NHC(O)—C1-C12 alkyl"(涵盖1个碳原子的情形)。两者一字之差,但保护范围实质扩大,多涵盖了一种此前未被记载的碳链长度。

Enanta主张,这一差异属于打字错误(typo),本领域普通技术人员(Person Having Ordinary Skill In The Art,POSITA)阅读临时申请后,能够理解其真实意图始终是"C1"。但联邦巡回上诉法院驳回了这一辩护,明确指出书面描述要求审查的核心并非申请人的主观意图,而是临时申请的文本本身是否为后续权利要求提供了充分支持,"C2就是与C1不同"。由于临时申请未能记载"C1"这一情形,Enanta无法就该权利要求享有2020年临时申请的优先权日。其结果是,辉瑞在该期间的相关公开披露被认定为现有技术(Prior Art),Enanta的相关权利要求因被现有技术预先公开(anticipated)而归于无效。

二、比笔误更深层的问题:"持有"发明与"列出食材"的区别

该判决之所以受到广泛关注,不仅因为其涉及一处字符差异,更因为它提出了一个更根本的问题:即便Enanta当初没有写错、确实记载的是"C1",这份临时申请是否就真正证明了申请人在申请日已经持有这项具体发明?

问题的根源在于,Enanta的临时申请公开的是一个极其庞大的通式体系,涵盖大量子类和取代基组合,而其后续权利要求需要从这一庞大范围中做出一系列特定的选择组合。这类结构与"提供了一份包含上百种原料的食谱"类似:申请文件的不同段落分别提到了各种取代基选项,但当日后有人从中挑选出一种具有显著商业价值的特定组合时,仅凭申请文件中"曾经列出过这些原料",很难证明申请人在申请当时就已经明确持有并公开了这一精确组合本身。美国专利法下的书面描述要求,正是用以区分"公开了构成要素"与"公开了具体技术方案"这两种不同层级的披露。

三、对申请文件撰写的实务启示

其一,临时申请的校对价值远超其表面重要性。临时申请虽因程序简便、费用较低而被广泛用于抢占申请日,但其文本质量直接决定后续正式申请能否有效主张优先权。任何看似细微的疏漏,一个数字、一个碳原子计数范围的起点,在涉及优先权认定的诉讼或无效程序中,都可能被严格按文义解释,进而导致优先权日整体丧失。对于化学、生物医药等结构式高度精确的技术领域,建议在临时申请提交前安排独立的技术校对环节,逐项核对结构式、数值范围与权利要求草案的一致性。

其二,披露上位概念或马库什(Markush)结构不等于披露具体技术方案。 申请文件中广泛列举取代基选项、数值区间或通式变体,虽有助于日后争取更宽的保护范围,但如果缺乏明确的优选实施例、具体组合示例或对应的从属权利要求,一旦竞争对手或审查员就"是否实际持有该特定组合"提出质疑,申请人将面临举证困难。建议在撰写涉及大范围通式的申请文件时,同步给出若干具体、明确的实施例组合,作为书面描述要求的支持基础。

其三,优先权链条的稳固性应作为申请策略的前置考量。该案表明,优先权主张并非仅在审查阶段具有意义,其在后续无效或侵权诉讼中同样是决定案件成败的关键变量。对于计划以临时申请抢占申请日、后续再提交正式申请扩充权利要求的企业,建议在正式申请阶段即对权利要求与临时申请文本进行逐条比对,识别超出临时申请书面描述范围的表述并及时调整,而非依赖"本领域技术人员能够理解真实意图"这一抗辩路径。

结语

Enanta诉辉瑞案再次说明,美国专利法下的书面描述要求对申请文件的文本精确性要求极高,法院审查时遵循的是文本本身能否支持权利要求,而非申请人的主观意图。对于涉及美国专利布局、尤其是依赖临时申请体系抢占申请日的中国企业而言,这一判决提示了两个层面的风险防范:一是加强临时申请文本的校对与审核机制,二是在撰写涵盖大范围通式或取代基组合的申请文件时,同步提供明确具体的实施例支持。这类基础性的文本严谨度,往往在数年后的诉讼中才显现出其真正价值。

套餐价格(官费和服务费) / Package fee

Get exact prices For the country / region

E-mail: mail@yezhimaip.com

Calculator