美国专利申请中不可忽视的“诚信清单”:Information Disclosure Statement(IDS)全解

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Information Disclosure Statement,信息披露陈述,简称 IDS,是向美国专利商标局(USPTO)正式提交的一份文件,用于列出申请人已知的、可能与专利可专利性相关的现有技术或其他信息。提交 IDS 是申请人依据 37 C.F.R. § 1.56 所承担的诚信和如实披露义务的一部分。简而言之:如果你知道有可能相关的现有技术,你就必须披露。

一、为什么需要提交 IDS

1. 确保审查员掌握所有相关信息

  • 通过 IDS,申请人向 USPTO 披露其所知的与发明相关的现有技术或其他信息,帮助审查员全面了解现有技术状况,从而更准确地判断申请是否具备新颖性和非显而易见性。这不仅提升审查质量,也有助于提高授权专利的稳健性。

2. 保护专利的可执行性

  • 在诉讼或许可谈判中,专利的法律稳定性至关重要。如果申请人在审查阶段充分履行披露义务,将已知的实质相关现有技术通过 IDS 告知 USPTO,那么未来在专利有效性被质疑时,专利权人可以更有力地证明其在申请阶段的诚信和合规行为,有利于维护专利的可执行性。

3. 避免被指控存在不诚信行为(inequitable conduct)

  • 在美国专利法体系下,如果申请人、其代理人或相关参与人故意隐瞒对可专利性具有实质影响的信息,可能会在后续诉讼中被指控存在“不诚信行为”(inequitable conduct)。一旦被认定成立,相关专利可能被整体判定为不可执行,其后果远比单纯的无效更为严厉。及时、充分、准确地提交 IDS 是避免此类风险的关键措施。

4. 披露义务贯穿整个审查过程

  • 该诚信和如实披露义务并不限于专利申请提交当日,而是贯穿整个审查周期。从申请日开始直到审查终结(包括复审、继续申请等情形),只要相关人员获知新的、对可专利性具有实质相关性的现有技术或信息,就应当通过 IDS 予以及时披露。

需要强调的是:如果未能正确披露对可专利性有实质影响的信息,即便专利已经获得授权,也可能在后续诉讼中被认定为不可执行。这使得 IDS 不仅是程序性文件,更是影响专利生死存亡的重要合规环节。

二、谁负有提交 IDS 的义务

根据 37 C.F.R. § 1.56 的规定,以下主体对提交 IDS 负有诚信披露义务:

1. 发明人
发明人通常最了解本领域及其发明的技术背景。当其知晓任何与申请发明可专利性具有实质相关性的信息时,应主动告知代理人,并通过 IDS 披露给 USPTO。

2. 专利律师或专利代理人
负责撰写、递交和审理该申请的专利律师或专利代理人负有专业责任和伦理义务,确保将其知悉的、对可专利性具有实质相关性的现有技术以 IDS 的形式提交给 USPTO。这包括在检索、答复审查意见或处理相关案件时获知的文献。

3. 任何在撰写或审理该申请过程中实质参与的人
除发明人和代理人外,任何在申请撰写、技术交底、现有技术检索、答复审查意见等过程中“实质参与”的人员,如企业内部 IP 团队成员、技术顾问、相关管理人员等,如知悉相关实质性信息,也应履行披露义务并配合提交 IDS。

三、IDS 中必须披露的内容

在 IDS 中,必须披露的,是“对可专利性具有实质相关性”的信息。通常包括两大类:与专利相关的文献以及非专利文献(Non-Patent Literature, NPL)。

(一)与专利相关的文献

1. 美国专利
所有申请人知悉且与本案可专利性具有实质相关性的已授权美国专利,包括在同族案件中被引用的相关专利。

2. 美国公开的专利申请
包括尚未授权或处于审查中的美国公开专利申请(US published applications),只要其技术内容与本案权利要求的可专利性存在实质关联,即应列入 IDS。

3. 外国专利及其公开的专利申请
各国专利局公开的外国专利以及外国公开的专利申请,只要与本案发明的可专利性存在实质相关性,都应予以披露。例如在欧洲、日本、中国等国家或地区的对应申请中被引用的对比文件,通常都需要通过 IDS 提交给 USPTO。

4. 在相关的美国、外国或 PCT 申请中被引用的现有技术
在与本案相关的其他美国专利申请、外国专利申请或 PCT 国际申请中,由专利局在审查过程中引用的现有技术,同样应注意通过 IDS 进一步披露给 USPTO。这包括国际检索报告(ISR)、国际初步审查报告(IPER)等文书中列出的文献。

(二)非专利文献(Non-Patent Literature, NPL)

1. 技术论文和期刊文章
包括在学术期刊、会议论文集上发表的论文,只要其公开内容与本案权利要求的可专利性具有实质相关性,都应作为 NPL 进行披露。

2. 标准、规范和手册
如 IEEE、ISO、IEC 等标准文档,以及行业规范、技术手册、用户指南等,只要其技术内容与申请发明的可专利性有关,都属于应披露的范围。

3. 网站、产品说明文档
互联网网页内容、线上技术博客、产品白皮书、产品说明书、数据手册等均可能构成现有技术。如其中披露了可能影响新颖性或非显而易见性的技术方案,理应纳入 IDS。

4. 公开披露或公开出版物
包括海报展示、公开演讲材料、会议资料、宣传册、内部资料外泄后形成的公开文献以及其他形式的公开出版物,只要是公众可获取,并对可专利性具有实质相关性,都在 IDS 的披露范围之内。

四、对文献副本的要求

在提交 IDS 时,对不同类型的文献,USPTO 对文献副本有不同要求:

1. 美国专利和美国公开的专利申请

  • 对于美国专利和美国公开的专利申请:无需提交文献副本。因为 USPTO 自身已拥有完整数据库,审查员可通过内部系统直接获取相关文献。

2. 外国专利文献

  • 对于外国专利文献:一般需要随 IDS 一并提交文献副本。
    • 例外情形:如果该外国专利文献已可通过 USPTO 的电子数据库获取,则可以不再提交副本。
    • 在实践中,为避免争议和补交,通常建议在不确定是否可被系统直接获取时,由代理人协助判断是否主动提交副本。

3. 非专利文献(NPL)

  • 对于非专利文献:原则上均需要提交副本。这是因为 NPL 来源广泛,USPTO 系统并不必然收录,申请人需确保审查员能够便利地查阅相关内容。

4. 英文翻译的要求

  • 对于非英文文献(包括外国专利文献和非专利文献),英文译文的要求相对灵活:
    • 当申请人是基于该文献的“实质相关性”而援引该文献时,需要提交英文译文,以便审查员理解其技术内容。
    • 在某些情况下,可以用简要英文说明(即对文献的核心技术内容及其与本案的相关性作概要描述)替代全文译文。
      这可以在控制成本与时间的前提下,帮助审查员快速把握重点。

五、无需缴纳政府费用的 IDS 提交情形

在以下任一时间点提交 IDS,通常可免缴官方费用,且无需提交额外声明:

1. 与专利申请同时提交

  • 如果在提交美国专利申请的同时一并提交 IDS,则视为及时披露,此时无需额外政府费用和补充声明。

2. 在美国申请日后三个月内提交

  • 如果在美国申请日(或国家阶段进入日)后 3 个月内提交 IDS,同样可以免除官方费用。申请人应利用这一时间窗口,尽早完成对现有技术的整理和披露。

3. 在第一次针对实质内容的审查意见通知(Office Action on the merits)之前提交

  • 如果在 USPTO 发出第一次针对实质内容的审查意见通知之前提交 IDS,则亦可免缴官方费用,不需要额外声明。这意味着在审查早期主动全面披露信息,既符合法规要求,也有助于提升案件审查效率。

超出上述时间窗口后提交 IDS,可能需要缴纳相应的官方费用,且有时还需提交额外声明,以证明该信息的获知时间及申请人未有恶意延迟披露的情况。因此,建立良好的内部信息流转和时间节点管理机制尤为重要。

六、PCT 进入美国国家阶段时的 IDS 注意事项

对于进入美国国家阶段的 PCT 申请,应特别注意以下事项:

1. 提交 ISR 和 Written Opinion 中被引用的文献

  • 在国际检索报告(ISR)和书面意见(Written Opinion)中被国际检索单位或国际初审单位引用的现有技术文献,应通过 IDS 向 USPTO 披露。这不仅是对 37 C.F.R. § 1.56 诚信义务的履行,也是避免后续被指未充分披露的重要一步。

2. 非英文被引文献的翻译安排

  • 对于非英文文献,申请人可以考虑通过提交简要英文说明的方式,替代完整的全文翻译,从而在控制翻译成本的同时,满足审查员对技术内容理解的基本需求。
  • 专业代理团队可以协助:
    • 判断哪些文献对可专利性具有“实质相关性”;
    • 撰写符合 USPTO 要求的简要英文说明;
    • 规划翻译与提交策略,以平衡成本、时效与合规风险。

在美国实践中,IDS 不仅是程序性文件,更是直接关系专利可执行性与诉讼策略的核心合规工具。北京页之码在处理多国同族案件及 PCT 进入美国国家阶段方面具有丰富经验,可协助企业搭建覆盖检索、筛选、翻译、时限管理在内的一体化 IDS 合规体系,在控制成本的同时显著降低“不诚信行为”被主张的风险。

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