USPTO 在单方再审中引入“预先提交”新程序,专利权人可在立案前发声

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USPTO 近期推出一项值得高度关注的程序更新:在第三方提出的单方再审(Ex Parte Reexamination, “EPR”)中,专利权人如今可以在是否立案的关键节点之前,主动提交意见,反驳请求人关于存在“可专利性的重大新问题”(Substantial New Question of Patentability, “SNQP”)的主张。

这看起来只是一个程序调整,但在实践中,它改变的是一件更重要的事:专利权人第一次被允许在 EPR 的“入口处”表达意见。

一、这项新程序说了什么?

2026 年 4 月 1 日,美国专利商标局(USPTO)发布通知,宣布允许专利权人在再审命令作出之前,提交一份 pre-order paper,用于回应第三方请求人关于 EPR 请求已提出 SNQP 的论点。

换句话说,在审查员决定是否启动单方再审之前,专利权人现在可以先说话了。

过去并非如此。

在以往规则下,若 EPR 由第三方提出,专利权人在 USPTO 作出是否存在 SNQP 的判断之前,通常没有任何正式回应机会。只有在审查员已经认定存在 SNQP、并下达再审命令之后,专利权人才可以通过 patent owner statement 参与程序。

这次变化的意义,正在于把专利权人的发声时点,从“立案之后”提前到了“立案之前”。

二、为什么这很重要?因为 SNQP 本身就是 EPR 的门槛

理解这项变化的价值,关键在于理解 SNQP 在 EPR 程序中的位置。

单方再审并不会因为有人提出请求就自动启动。请求人必须先证明,请求中涉及的现有技术提出了一个“可专利性的重大新问题”,也就是 SNQP。只有在审查员认定确实存在 SNQP 的情况下,再审程序才会被正式启动。

也就是说,SNQP 判断本身就是 EPR 的“闸门”。

而在过去,这道闸门是否打开,专利权人在门外基本没有发言权。现在,USPTO 给了专利权人一个有限但重要的机会:在闸门开启之前,解释为什么这扇门其实不该被打开。这对第三方请求型 EPR 尤其关键。因为在这一类案件中,专利权人过去最被动的地方,恰恰就是早期程序。

三、专利权人可以提交什么?范围很窄,但很有针对性

需要注意的是,USPTO 虽然开放了这项新程序,但同时也把它的适用边界画得很清楚。专利权人提交的 pre-order paper,只能围绕一个问题展开:该请求是否真正提出了 SNQP。因此,这份文件:必须限于讨论请求是否满足 SNQP 标准;不能引入请求书中未提出的新问题或新论点;也不能主张酌情拒绝立案的理由,例如 35 U.S.C. § 325(d) 下常见的 discretionary denial 论点。

这意味着,USPTO 并不打算把这一程序变成一次完整的实体攻防。它更像是一种“早期纠偏”机制:如果请求人对现有技术、法律标准或审查历史的描述存在偏差,专利权人现在可以在第一时间指出来。从策略上看,这一点很值得重视。因为在 EPR 里,最有价值的回应往往不是把所有问题都说一遍,而是在最关键的门槛问题上,说对的话。

四、程序要求很严格:时间短、格式严、不可延期

这项新程序虽然提供了机会,但对程序合规性的要求也很高。根据 USPTO 通知,专利权人的 pre-order paper 应当满足以下要求:

  • 页数不超过 30 页;
  • 标题须使用 USPTO 规定的名称:“Patent owner pre-order paper providing information useful in making the SNQ determination”
  • 需符合37 C.F.R. § 1.52的格式要求。

此外,专利权人可以选择附带声明(declaration)材料作为补充。声明本身不计入 30 页页数限制。不过需要特别注意的是,USPTO 明确表示,其依赖的仍是正文中明确提出的论点。也就是说,声明可以辅助说明,但不能替代正文论证。更关键的是时限:

  • 专利权人必须在第三方请求人向其送达 EPR 请求之日起 30 日内提交 pre-order paper;
  • 该期限不可延长;
  • 提交时还必须显示已向第三方请求人送达,否则 USPTO 可以拒绝考虑该文件。

这类规则看似技术性,但在实务中往往最致命。新的程序机会,只有在严格合规的前提下才真正存在。

五、最直接的实务影响:专利权人现在可以影响“是否立案”本身

这项变化最重要的实务意义,可以概括为一句话:专利权人现在可以尝试影响 EPR 会不会被立案,而不只是立案后如何应对。过去的节奏是:

  • 第三方提出 EPR 请求;
  • 审查员判断是否存在 SNQP;
  • 如果存在,则下达再审命令;
  • 此后专利权人才第一次正式回应。

现在,这个顺序被改写了一点点,但这一点点非常关键:在第 2 步之前,专利权人可以先递交意见,影响审查员对请求内容、现有技术和既有审查记录的理解。从制度设计上看,这实际上把专利权人的角色,从“立案后防守”向“立案前干预”推进了一步。

对于 2026 年 4 月 5 日及之后提交的再审请求,USPTO 还进一步明确:如果专利权人按规定提交了 pre-order paper,该文件将构成一项自动生效的例外,使审查员可以在作出 SNQP 判断时考虑该材料,而无需再受既有相关条文限制。这不是小修小补。这是对 EPR 早期博弈结构的一次真实调整。

六、第三方请求人能否再回应?原则上不行,但存在有限例外

有意思的是,USPTO 并没有因为赋予专利权人早期发声权,就顺手把这一步变成双方自由往复的书面攻防。通知明确表示:通常情况下,第三方请求人并没有提交回应文件的权利。但也不是完全没有机会。如果第三方请求人认为,专利权人的 pre-order paper 中存在对事实或法律的错误陈述;或者其他不当论点,并且这些内容实质性妨碍了 SNQP 的判断,那么第三方请求人可以请求例外许可,提交一份有限回应。这类回应文件同样受到严格限制:

  • 不超过 10 页;
  • 需符合 37 C.F.R. § 1.52;
  • 必须送达专利权人;
  • 需在专利权人 pre-order paper 送达之日起15 日内提交且该期限不可延长。

此外,还需要同时提交可获准的 petition 以及相应官费。换言之,这项新程序的重点,是让审查员在作出 SNQP 判断前,听到必要的专利权人意见;而不是把立案前阶段变成一轮完整的对抗式书面程序。

七、对专利权人和请求人而言,这意味着什么?

1. 对专利权人而言:早期策略变得更重要了

过去在第三方 EPR 中,很多专利权人的思路是“等立案后再应对”。现在,这种思路可能需要调整。因为如果案件在 SNQP 阶段就有机会被挡在门外,那么最有价值的投入,未必是在再审启动后的全面答复,而可能是在最初 30 天内提交一份精准、有克制、但足够有说服力的 pre-order paper。这里的难点,不在于写得多,而在于写得准,比如:

  • 哪些现有技术其实并不“新”;
  • 哪些问题已被 USPTO 审查过;
  • 请求人对对比文件教导内容的理解是否失真;
  • 一个“合理审查员”是否真的会认为这些文献对可专利性判断具有重要性。

这些都将成为早期策略的核心。

2. 对第三方请求人而言:EPR 请求本身需要写得更扎实

新程序带来的另一面,是第三方请求人在准备 EPR 请求时,不能再默认专利权人在立案前“无法开口”。这意味着,请求人今后在撰写请求书时,可能需要更加重视以下问题:

  • SNQP 论证是否足够完整;
  • 对审查历史的交代是否准确;
  • 对“新问题”的说明是否经得起专利权人即时反驳;
  • 对关键现有技术的解读是否存在容易被抓住的漏洞。

从某种程度上说,USPTO 这次调整,提高了双方在立案前阶段的论证质量要求。

八、结语:程序上的小变化,往往会改写策略上的大逻辑

从表面看,这只是 USPTO 对 EPR 程序增加了一项新文件类型。但真正重要的,不是“多了一份文件”,而是多了一个时点。在专利程序里,时点常常比内容本身更重要。同样的话,在立案前说,和在立案后说,价值并不一样。这项新规的意义,正是在于此:它让专利权人第一次可以在 EPR 最关键的入口阶段,正式影响审查员的判断。未来这项程序会在多大程度上改变 EPR 的实际走向,现在还需要观察。但可以确定的是,围绕 SNQP 的早期攻防,将变得比过去更值得投入。我们也将持续关注 USPTO 在单方再审领域的最新动态,并继续分享有实务价值的观察与分析。

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