解锁北美专利策略：加拿大与美国专利申请关键差异点解析

加拿大与美国的专利审查程序有许多相似之处，但两国的制度在发展过程中逐渐分化，形成了显著的程序性和实质性差异。实践中，CIPO大量借鉴USPTO的审查意见，在USPTO获得的专利授权，基本上也会得到CIPO的专利授权。

以下重点介绍加拿大和美国专利制度的一些关键区别

• 先申请制度

加拿大与美国均采用“先申请”制度。美国自2013年《美国发明法案》(America Invents Act) 实施后由“在先发明”改为“在先申请”。在两国，尽早提交申请至关重要，因为现有技术的可引用性完全取决于申请日和优先权日。两国均不允许“回溯”至发明日以规避现有技术，也不能通过干涉程序来挑战竞争对手的并案申请。

• 临时申请

美国有临时申请制度，申请人可提交一份简化的说明 书，具有12个月的有效期，费用较低。临时申请无需正式权利要求或声明/宣誓，可使发明人确立较早的优先权日。

加拿大则没有临时申请制度。不过，加拿大申请人可通过先提交正式申请，再在12个月内提交一份主张优先权的新申请并放弃第一件申请来达到类似效果。这一策略允许申请人在确立优先权的同时进一步完善发明，再决定是否投入全面审查费用。（类似于中国专利制度中的“国内优先权“制度）

• 加速审查

美国提供多种加速审查机制，如：Track One优先审查、PPH、加快审查，以及因年龄、健康或绿色技术而获得的特别加快程序。大多数机制需要缴纳额外费用和提交文件。

加拿大的加快审查只能通过PPH或者提交请求并附上简单声明来实现，该声明只需表述“未加快审查可能损害申请人权利”，同时缴纳政府费用。无需提供证据、现有技术检索结果或相关意见。在加拿大，加快审查通常会在3–4个月内下发审查意见，而常规审查通常需要18–24个月甚至更久。

• 最终审定/继续审查请求

USPTO的审查员在申请人针对审查意见修改权利要求后，通常会下发“最终驳回”，限制申请人进一步修改权利要求，除非提出继续审查并缴费。

加拿大自2019年专利规则修订后，也引入了类似机制。当申请人收到三份审查意见仍未满足专利法或规则要求时，必须提交继续审查请求并缴纳费用。此后申请人还有两次机会，否则需再次提出继续审查请求。不过，加拿大制度相对灵活，若在答复中进行实质性权利要求修改，往往可以避免进入最终驳回程序，加快获得授权。

• 权利要求修改

在美国，频繁修改权利要求会导致保护范围缩小，并受制于文件记录抗辩 (file wrapper estoppel)。

在加拿大，法院不允许使用审查档案解释专利权利要求。但自2022年《专利法》修订后，加拿大引入第53.1条，允许法院在权利要求解释时参考与专利局的沟通记录。这使加拿大更接近美国的实践。

• 权利要求附加费

加拿大和美国都收取权利要求附加费。如美国专利申请权利要求总数超过20项，独权超过3项均为产生权利要求附加费，多项从属权利要求也会额外收费。而加拿大只对20项以上的权利要求收费，但多项从属权利要求不额外收费。

• 医疗方法

在加拿大，医疗方法不可作为权利要求，但可改写为“用途”形式以获得允许。美国则允许医疗方法权利要求。

• 提交现有技术 (IDS)

美国有“诚实义务”(duty of candour)，必须提交与专利性相关的现有技术。加拿大则无此义务，只在审查员要求时才需提供。但审查员可要求提交对应外国申请的现有技术或程序进展。在实践中，如申请人主动提交专利同族的审查意见，也将有可能加快在CIPO的审查进程。

由于外国档案公开，审查员可能会参考但不一定记录在案。若申请人主动提交现有技术，则一定会进入审查档案，从而可能在诉讼中使法院更难否认专利有效性。

• 分案申请

美国普遍允许主动提交分案或继续申请。

而加拿大则会区分主动分案与因审查员要求而提交的分案。主动分案可能因“双重专利”原则被判无效，而因审查员要求提交的分案通常不受此风险。因此，在加拿大应尽量在审查过程中提出所有权利要求，以便审查员发出单一性异议。

• 部分继续申请

美国允许“部分继续申请”(CIP)，引入新内容。加拿大则不允许，若需增加新内容，必须提交全新申请，并从新的申请日开始计算现有技术效力。

• 专利期限补偿

美国自 1999 年起实施专利期限补偿 (PTA)。加拿大则在2025年刚刚引入类似制度，允许因专利局不合理延误而延长专利期限，但计算方式与费用结构不同。

• 恢复权利请求制度

加拿大过去允许在12个月内无条件恢复申请，但自2024年起，CIPO修订引入“应尽义务”(due care)的要求。若因未尽注意义务而放弃，恢复难度加大。这与美国要求放弃必须“非故意”或“不可避免”相似。

• 放弃期间的第三人权利

在加拿大，如果专利申请被视为放弃，第三人在放弃期间善意使用或准备使用该发明，即使申请后来恢复，也可继续使用，不构成侵权。美国的类似保护主要出现在重审或再颁专利程序中。

• PCT宽限期进入

加拿大允许PCT国家阶段逾期进入，最晚可自优先权日起42个月内进入，但自2022年起必须证明逾期是“非故意的”。而美国则不允许无条件的晚进入。

• 发明人签字与权属

在美国，必须提交发明人声明或授权书。加拿大则更简化，自2007年起允许申请人通过“权属声明”直接提交，无需发明人签字，也无需登记转让。

• 参考文件的并入

加拿大不允许通过“并入此处作为参考”方式引入文件，但可引用公开文件，只需确保能检索到即可。

• 小实体

美国的小实体标准是少于 500 名员工，另有“微实体”资格，可享受75%减费。

加拿大的小实体标准是少于 100 名员工，大学也可享受优惠费率。减免幅度约50%。

• 费用调整

美国专利局每隔几年才会显著调整费用，而加拿大则每年根据通胀调整，并在《加拿大公报》上提前公告。

• 年费

美国的发明专利年费在授权后第3.5 年、第7.5年和第11.5 年缴纳；加拿大则是每年在申请日周年缴纳。