북미 특허 전략의 잠재력 발휘: 캐나다와 미국 특허 출원의 주요 차이점

2025-08-16 16:44 에 song 에 의해 제출됨

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캐나다와 미국의 특허 심사 절차는 많은 유사점을 공유하지만, 두 시스템은 발전 과정에서 점차 분화되어 왔으며, 그 결과 절차적 및 실질적 측면에서 상당한 차이를 보이고 있습니다. 실제로 캐나다 특허청(CIPO)은 미국 특허상표청(USPTO)의 심사 의견을 적극적으로 활용하며, USPTO가 부여한 특허는 일반적으로 캐나다 특허청의 허가도 받습니다.

다음은 캐나다와 미국의 특허 제도의 주요 차이점을 요약한 것입니다.

선순위등록제

캐나다와 미국은 모두 선출원주의(선출원주의)를 채택하고 있습니다. 미국은 2013년 미국 발명법(America Invents Act) 시행 이후 선출원주의에서 선출원주의로 전환했습니다. 두 나라 모두 선행 기술의 인용 가능성은 전적으로 출원일과 우선일자에 달려 있기 때문에 조기 출원이 매우 중요합니다. 어느 나라도 선행 기술을 회피하기 위해 발명일로 "소급 적용"하는 것을 허용하지 않으며, 경쟁자의 동시 출원에 이의를 제기하기 위해 소송 절차를 방해하는 것도 허용하지 않습니다.

가출원

미국에는 출원인이 12개월 동안 유효하고 수수료도 저렴한 간략한 설명을 제출할 수 있는 가출원 제도가 있습니다. 가출원은 공식적인 청구항이나 선언/진술서를 요구하지 않으며, 발명가가 더 빠른 우선일을 설정할 수 있도록 합니다.

캐나다에는 가출원 제도가 없습니다. 그러나 캐나다 출원인은 먼저 정식 출원을 한 후, 12개월 이내에 우선권을 주장하는 신규 출원을 하고 기존 출원을 포기함으로써 유사한 효과를 얻을 수 있습니다. 이러한 전략을 통해 출원인은 우선권을 확립하면서 발명을 더욱 정교하게 다듬은 후, 정식 심사에 투자할지 여부를 결정할 수 있습니다. (중국 특허 제도의 "국내 우선권" 제도와 유사)

가속 검토

미국은 트랙 원 우선 심사(Track One Priority Examination), PPH, 신속 심사, 그리고 연령, 건강, 친환경 기술 관련 특별 신속 절차 등 다양한 신속 심사 제도를 제공합니다. 대부분의 제도는 추가 수수료와 서류 제출이 필요합니다.

캐나다에서 조기심사는 PPH를 통해서만 받을 수 있으며, "신속심사를 받지 않을 경우 출원인의 권리가 침해될 수 있습니다"라는 간단한 진술서를 첨부하여 신청서를 제출하고 정부 수수료를 납부해야만 받을 수 있습니다. 증거 자료, 선행 기술 조사 결과 또는 관련 의견서는 필요하지 않습니다. 캐나다에서 조기심사는 일반적으로 3~4개월 이내에 심사청구(OA)를 받는 반면, 일반 심사는 18~24개월 또는 그 이상이 소요될 수 있습니다.

최종 시험/계속 시험 요청

출원인이 심사 의견에 따라 청구항을 수정하면 USPTO 심사관은 일반적으로 "최종 거절"을 내리고, 출원인이 심사 계속을 요청하고 수수료를 내지 않는 한 청구항을 더 이상 수정하는 것을 제한합니다.

캐나다도 2019년 특허 규칙을 개정한 후 유사한 메커니즘을 도입했습니다. 출원인이 특허청으로부터 세 번의 의견을 받았음에도 불구하고 특허법이나 규정의 요건을 충족하지 못하는 경우, 심사계속청구서를 제출하고 수수료를 납부해야 합니다. 이후 출원인은 심사계속청구서를 제출할 수 있는 두 번의 기회를 더 갖습니다. 그러나 캐나다의 시스템은 비교적 유연하며, 답변서에서 실질적인 청구항 보정을 통해 최종 거절을 피하고 특허 출원을 신속하게 진행할 수 있는 경우가 많습니다.

청구 수정

미국에서는 청구가 자주 수정되면 보호 범위가 좁아지고 파일 래퍼 방어의 대상이 될 수 있습니다.

캐나다에서는 법원이 특허 청구항을 해석하는 데 심사 기록을 사용할 수 없습니다. 그러나 2022년 특허법 개정 이후, 캐나다는 법원이 청구항을 해석할 때 특허청과의 의사소통을 참조할 수 있도록 허용하는 제53.1조를 도입했습니다. 이를 통해 캐나다는 미국 관행에 더욱 가까워졌습니다.

청구 추가 요금

캐나다와 미국 모두 청구 추가 요금을 부과합니다. 미국 특허 출원에 청구가 20개를 초과하거나 독립 청구항이 3개를 초과하는 경우 청구 추가 요금이 부과됩니다. 종속 청구항이 여러 개인 경우에도 추가 요금이 부과됩니다. 반면 캐나다는 20개를 초과하는 청구항에만 추가 요금을 부과하며, 종속 청구항이 여러 개인 경우에는 추가 요금을 부과하지 않습니다.

의료

캐나다에서는 의료적 방법 표시가 허용되지 않지만, 승인을 받기 위해 "사용"으로 다시 작성할 수는 있습니다. 반면 미국에서는 의료적 방법 표시가 허용됩니다.

선행기술 제출(IDS)

미국은 특허성과 관련된 선행 기술 제출을 요구하는 "진실 의무" 요건을 가지고 있습니다. 캐나다는 이러한 의무가 없으며, 심사관의 요청이 있을 경우에만 제출을 요구합니다. 그러나 심사관은 해당 외국 출원과 관련된 선행 기술 또는 절차 진행 상황의 제출을 요청할 수 있습니다. 실제로 출원인이 특허 패밀리에 대한 심사 의견을 사전에 제출하면 CIPO의 심사 절차가 신속하게 진행될 수 있습니다.

외국 특허 기록은 공개되어 있으므로 심사관이 이를 참조할 수는 있지만 반드시 기록할 필요는 없습니다. 출원인이 선행 기술을 제출하면 심사 파일에 반드시 포함되므로 법원이 소송에서 특허의 유효성을 부인하기 어려워질 수 있습니다.

분할 신청

미국에서는 일반적으로 분할 출원이나 계속 출원의 자발적 제출을 허용합니다.

반면 캐나다는 자발적 분할과 심사관의 요청에 따른 분할을 구분합니다. 자발적 분할은 "이중 특허" 원칙에 따라 무효화될 수 있지만, 심사관의 요청에 따른 분할은 일반적으로 이러한 위험이 없습니다. 따라서 캐나다에서는 심사관이 단일성 이의를 제기할 수 있도록 심사 과정에서 모든 청구항을 제출하는 것이 중요합니다.

부분적 계속 적용

미국은 "일부계속출원(CIP)"을 통해 새로운 내용을 추가하는 것을 허용합니다. 캐나다는 이를 허용하지 않습니다. 새로운 내용이 필요한 경우, 완전히 새로운 출원서를 제출해야 하며, 선행기술 효과 계산은 새로운 출원일부터 시작됩니다.

특허기간 보상

미국은 1999년부터 특허 기간 연장(PTA)을 시행해 왔습니다. 캐나다는 2025년에 비슷한 제도를 도입하여 특허청의 부당한 지연으로 인해 특허 기간이 연장될 수 있도록 허용했지만, 계산 방법과 수수료 구조가 다릅니다.

권리청구 시스템 복구

캐나다는 이전에는 12개월 이내에 신청에 대한 무조건 복원을 허용했지만, 2024년부터 CIPO는 규정을 개정하여 "적절한 주의" 요건을 포함시켰습니다. 이로 인해 신청이 적정한 주의를 기울이지 않아 포기된 경우 복원이 더욱 어려워집니다. 이는 포기가 "의도적이지 않거나" "불가피한" 것이어야 한다는 미국의 요건과 유사합니다.

면제 기간 동안의 제3자 권리

캐나다에서는 특허 출원이 포기된 것으로 간주되는 경우, 포기 기간 동안 해당 발명을 선의로 사용했거나 사용할 준비를 했던 제3자는 해당 출원이 나중에 회복되더라도 특허를 침해하지 않고 해당 발명을 계속 사용할 수 있습니다. 미국에서도 이와 유사한 보호가 주로 재심사 또는 재발급 절차에서 이루어집니다.