北米の特許戦略を解き放つ:カナダと米国の特許出願の主な違い

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カナダと米国の特許審査手続きには多くの類似点がありますが、両制度は発展の過程で徐々に乖離し、手続き面および実質面において大きな相違が生じています。実務上、カナダ特許庁(CIPO)は米国特許商標庁(USPTO)の審査意見を強く参考にしており、USPTOによって付与された特許は通常、カナダ特許庁(CIPO)の承認も受けています。

以下に、カナダと米国の特許制度の主な違いをいくつか示します。

  • 先願主義

カナダとアメリカ合衆国はどちらも先願主義を採用しています。アメリカ合衆国は、2013年のアメリカ発明法の施行に伴い、「先発明主義」から「先願主義」に移行しました。両国において、先行技術の引用可能性は出願日と優先日によって完全に左右されるため、早期出願が極めて重要です。どちらの国も、先行技術を回避するために発明日に遡って出願日を遡及することは認められておらず、また、競合他社の同時出願に異議を申し立てるために訴訟手続きに介入することも認められていません。

  • 暫定申請

米国には仮出願制度があり、出願人は簡易な明細書を提出することができます。この明細書は12ヶ月有効で、手数料も低額です。仮出願では正式な請求や宣言/宣誓供述書は不要であり、発明者はより早い優先日を主張することができます。

カナダには仮出願制度はありません。しかし、カナダの出願人は、まず正式な出願を行い、その後12ヶ月以内に優先権を主張する新たな出願を行い、最初の出願を放棄することで、同様の効果を得ることができます。この戦略により、出願人は優先権を確立しつつ発明をさらに改良し、その後、本格的な審査を受けるかどうかを決定することができます。(中国の特許制度における「国内優先権」制度に類似しています。)

  • 迅速審査

米国では、トラックワン優先審査、特許審査ハイウェイ(PPH)、早期審査、年齢、健康、または環境技術に関する特別早期手続きなど、様々な早期審査制度が提供されています。ほとんどの制度では、追加料金と書類提出が必要です。

カナダにおける早期審査は、特許審査ハイウェイ(PPH)を利用するか、「早期審査が行われない場合、出願人の権利が侵害される可能性がある」という簡単な声明を添えた申請書を提出し、政府手数料を支払うことによってのみ取得できます。証拠、先行技術調査結果、または関連する意見書は必要ありません。カナダでは、早期審査の場合、通常3~4ヶ月以内にオフィスアクションが発行されますが、通常審査では18~24ヶ月、あるいはそれ以上かかる場合があります。

  • 最終審査/継続審査の請求

出願人が審査意見に応じてクレームを修正すると、USPTO の審査官は通常「最終拒絶」を発行し、出願人が継続審査を要求して手数料を支払わない限り、出願人によるクレームのさらなる修正を制限します。

カナダも2019年の特許規則改正後に同様の仕組みを導入しました。出願人が3回の特許庁見解を受けても特許法または規則の要件を満たしていない場合、継続審査請求を提出し、手数料を支払う必要があります。その後、出願人はさらに2回、継続審査請求を提出する機会が与えられます。しかし、カナダの制度は比較的柔軟であり、回答においてクレームの実質的な補正を行うことで、最終的な拒絶を回避し、特許出願を迅速化できる場合が多くあります。

  • クレームの修正

米国では、クレームを頻繁に修正すると、保護範囲が狭まり、ファイルラッパー防御の対象となる可能性があります。

カナダでは、裁判所が特許請求項の解釈に審査記録を利用することは認められていません。しかし、2022年の特許法改正により、カナダは特許法第53.1条を導入しました。この改正により、裁判所は請求項の解釈にあたり、特許庁とのやり取りを参照することが可能になりました。これにより、カナダの実務は米国の実務に近づきました。

  • 保険金上乗せ料金

カナダと米国はどちらも請求項割増料金を課しています。米国特許出願が20を超える請求項、または3を超える独立請求項を有する場合、請求項割増料金が発生します。多重従属請求項にも追加料金が発生します。一方、カナダでは、20を超える請求項に対してのみ追加料金が課され、多重従属請求項には料金はかかりません。

  • 医療

カナダでは、医療方法のクレームは認められていませんが、「使用」と書き換えることで承認を得ることができます。一方、米国では、医療方法のクレームは認められています。

  • 先行技術(IDS)を提出する

米国には「誠実義務」があり、特許性に関連する先行技術の提出が求められています。カナダにはこの義務はなく、審査官の要請があった場合にのみ提出が求められます。ただし、審査官は対応する外国出願に関連する先行技術または手続の進捗状況の提出を求める場合があります。実際には、出願人が特許ファミリーについて積極的に審査意見を提出した場合、カナダ特許庁(CIPO)における審査プロセスが迅速化される可能性があります。

外国特許記録は公開されているため、審査官は参照することはあっても、必ずしも記録に残すとは限りません。出願人が積極的に先行技術を提出すれば、それは確実に審査ファイルに含まれ、訴訟において裁判所が特許の有効性を否定することがより困難になる可能性があります。

  • 分割出願

米国では、一般的に、分割出願または継続出願の自主的な提出が認められています。

一方、カナダでは、自発的な分割と審査官の要請による分割を区別しています。自発的な分割は「二重特許」の原則に基づき無効とされる可能性がありますが、審査官の要請による分割は一般的にこのリスクにさらされません。したがって、カナダでは、審査官が単一性拒絶を申し立てることができるよう、審査プロセス中にすべてのクレームを提出することが重要です。

  • 部分的な継続適用

米国では、新たな内容を導入するための「一部継続出願」(CIP出願)が認められています。カナダでは認められていません。新たな内容が必要な場合は、完全に新たな出願を提出する必要があり、先行技術効果の計算は新たな出願日から開始されます。

  • 特許期間補償

米国は1999年から特許期間延長(PTA)を実施している。カナダは2025年に同様の制度を導入し、特許庁による不当な遅延を理由に特許期間を延長できるようにしたが、計算方法や料金体系が異なっている。

  • 権利請求制度の復活

カナダでは、これまで12ヶ月以内であれば申請の無条件での復活が認められていましたが、2024年以降、CIPOは規則を改正し、「相当な注意」要件を追加しました。これにより、相当な注意義務を怠ったために申請が放棄された場合、復活はより困難になります。これは、放棄が「故意ではない」または「避けられない」ものでなければならないという米国の要件に似ています。

  • 免除期間中の第三者の権利

カナダでは、特許出願が放棄されたとみなされた場合、放棄期間中に善意で発明を実施または実施する準備をしていた第三者は、後に出願が復活した場合でも、特許を侵害することなく、引き続き発明を実施することができます。米国では、同様の保護は主に再審査または再発行手続き中に行われます。

  • PCT猶予期間の適用

カナダは、優先日から最大42ヶ月までPCT国内段階への遅延移行を認めていますが、2022年以降は、遅延が「故意ではない」ことを証明する必要があります。一方、米国では無条件の遅延移行は認められていません。

  • 発明者の署名と所有権

米国では、発明者宣言書または委任状を提出する必要があります。カナダではこの手続きが簡素化され、2007年以降、申請者は発明者の署名や譲渡登録を必要とせずに、「所有権宣言書」を直接提出できるようになりました。

  • 参考文献の組み込み

カナダでは、「参照による組み込み」による文書の組み込みは許可されていませんが、検索可能である限り、公開文書を引用することは可能です。

  • 中小企業

米国の小規模事業体の基準は従業員500人未満ですが、手数料が75%減額される「マイクロ事業体」の資格もあります。

カナダの小規模事業体基準は従業員100人未満であり、大学も約50%の割引で優遇税率を享受できます。

  • 料金調整

米国特許庁は数年に一度しか手数料を大幅に調整しませんが、カナダはインフレに合わせて手数料を毎年調整し、事前にカナダ官報で公表します。

  • 年会費

米国では、発明特許の年次料金は認可後 3.5 年、7.5 年、11.5 年ごとに支払われます。カナダでは、出願日の記念日に毎年支払われます。

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