Modifications des éléments de description des brevets : plus que de simples modifications

Au cours du processus d’exploitation du brevet, divers changements ou initiatives commerciales peuvent affecter la survie et la validité du brevet. Par exemple, lorsqu'une nouvelle licence, un nouveau gage de brevet ou un transfert de propriété (tel qu'une cession, un héritage ou une fusion) se produit, le titulaire du brevet n'oublie souvent pas d'enregistrer les modifications correspondantes auprès de l'Office des brevets. Cependant, lorsqu’une entreprise change de nom ou d’adresse, les modifications apportées aux informations sur les brevets sont souvent négligées. Malheureusement, cette négligence peut avoir de graves conséquences pour votre entreprise.

Importance de l'enregistrement des modifications

« L’enregistrement des brevets » fait référence au processus de mise à jour des dossiers relatifs aux brevets auprès de l’office national des brevets afin de garantir que les droits de brevet restent valides et applicables face à une violation par des tiers. Tout changement dans les informations concernant un demandeur de brevet ou un titulaire de droits, ou tout changement dans les droits autorisés à un tiers (comme une licence ou un gage), doit être enregistré. Si elle n’est pas mise à jour correctement et en temps opportun, elle peut affecter les droits pertinents de toutes les parties.

Même les changements administratifs les plus élémentaires, comme un changement d’adresse commerciale, doivent être enregistrés. Si le brevet n’est pas mis à jour, il peut en résulter de graves conséquences si celui-ci est ultérieurement invoqué dans une procédure judiciaire.

Au cours de la phase de demande de brevet, il est également nécessaire de compléter rapidement la procédure de changement d'informations sur l'agent auprès de l'Office des brevets afin que la correspondance officielle puisse être envoyée à la personne de contact et à la bonne adresse. En règle générale, l'office des brevets n'envoie la correspondance qu'à l'adresse actuellement enregistrée et, si le destinataire ne répond pas, l'office des brevets n'est pas tenu d'enquêter sur un changement d'adresse et le brevet ou la demande peut même être considéré comme abandonné. Il est donc recommandé de confier la gestion des questions connexes à des institutions professionnelles.

Il en va de même pour le paiement des cotisations annuelles. Si la cotisation annuelle est gérée en interne par l'entreprise, l'adresse n'a pas changé et vous risquez de ne pas recevoir de rappels de paiement, ce qui peut éventuellement entraîner une perte de droits.

Transfert de brevet : une étape clé dans les fusions-acquisitions ou les ventes

Lors de fusions et acquisitions ou de ventes d’actifs, des problèmes peuvent également survenir si les informations sur l’adresse des brevets ne sont pas mises à jour en temps opportun. Afin que l'acheteur puisse finaliser l'enregistrement du changement de propriétaire, l'adresse du vendeur doit être tenue à jour dans le registre national des brevets. Dans certains pays (comme la Corée du Sud et la Grèce), le transfert de propriété ne peut être enregistré qu'après l'enregistrement du changement d'adresse, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires et des coûts de temps. Dans certains pays, le fait de ne pas enregistrer un changement d’adresse peut même entraîner la perte de droits.

Changement d'adresse : loin d'être une simple opération

Pour mettre à jour votre adresse dans un brevet enregistré ou une demande de brevet, vous devez déposer une demande auprès de l'office des brevets du pays concerné. Par exemple, en France, c'est l'INPI, au Royaume-Uni, c'est l'UKIPO et aux États-Unis, c'est l'USPTO. Il est important de noter que le simple fait de changer votre adresse auprès de votre registre d'entreprises local (tel que Companies House au Royaume-Uni ou RNCS en France) ne sera pas automatiquement reflété dans les registres de l'office de propriété intellectuelle concerné, même si les deux registres appartiennent en réalité à la même entité. Des mesures distinctes doivent donc être prises et des demandes de modification distinctes doivent être soumises à l’Office de la propriété intellectuelle.

Une fois les modifications effectuées, vous devrez également enregistrer les informations mises à jour dans chaque pays séparément, en particulier dans les pays où la demande de brevet ou le brevet a été accordé, entré en vigueur ou prolongé.

Les offices de brevets de différents pays exigent généralement des documents prouvant les changements auprès des agences d'enregistrement industriel et commercial. Selon le pays, les certificats pertinents peuvent nécessiter des copies numérisées, des copies notariées, des apostilles, etc. Certains pays peuvent exiger des documents supplémentaires, comme une procuration.

Une préparation préalable est essentielle

Avant de procéder à un changement de nom ou d’adresse, une attention particulière doit être accordée au traitement pendant la phase internationale PCT et la phase nationale européenne. Si elles sont correctement organisées, les modifications peuvent être enregistrées de manière centralisée auprès de l’OMPI ou de l’OEB, évitant ainsi les coûts élevés liés à la gestion des modifications séparément dans chaque pays.

• Étant donné que les demandes PCT entreront dans plusieurs phases nationales au cours de procédures ultérieures, il est recommandé d’effectuer le changement d’adresse auprès de l’OMPI le plus tôt possible, de préférence avant d’entrer dans la phase nationale. De cette façon, les offices de brevets des pays concernés adopteront directement la nouvelle adresse mise à jour, évitant ainsi de devoir passer par les procédures de changement dans chaque pays un par un, économisant ainsi du temps et des coûts.
• Pour les brevets européens, l'OEB accepte les modifications apportées aux brevets déjà délivrés ou en instance, conformément à l'article 85 de la Convention sur le brevet européen. Toutefois, pour les brevets après autorisation EP, les informations d'enregistrement ne peuvent être modifiées que pendant la période d'opposition ou pendant la procédure d'opposition, c'est-à-dire que les procédures de modification doivent être achevées dans les neuf mois suivant l'autorisation ou pendant la période d'opposition.
• L'enregistrement des modifications auprès de l'OEB est valable dans de nombreux États membres. Certains pays accepteront automatiquement les informations modifiées (comme la France et l’Espagne) ; d'autres pays exigent la soumission de formulaires OEB pour confirmer le changement (comme l'Allemagne) ou le paiement de certaines taxes (comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas).
• Certains autres pays n'acceptent pas du tout les modifications dans les registres de l'OEB et les demandes doivent être soumises séparément auprès de leurs propres offices de brevets. Ces pays sont encore minoritaires.