USPTO申诉复核小组重塑显而易见型重复专利审查标准：Sanofi案的深度解读

2024年11月，美国专利商标局（USPTO）申诉复核小组（Appeals Review Panel, ARP）就Sanofi公司的一项专利申请（申请号17/135,529，以下称"'529申请"）作出了一项具有重要指导意义的依职权重新审理决定（Decision on Sua Sponte Rehearing）。该决定撤销了专利审判与上诉委员会（PTAB）此前的裁定，重新维持了审查员基于显而易见型重复专利（Obviousness-Type Double Patenting, OTDP）对第1–18项权利要求作出的驳回。

这一裁决不仅澄清了美国联邦巡回上诉法院（Federal Circuit）Allergan v. MSN Labs 判例的适用边界，更重要的是重新确认了OTDP制度中"防止骚扰原则（Anti-harassment Rationale）"的独立法律地位。对于在美国进行专利布局、尤其是涉及同族续案（Continuation）与部分继续申请（CIP）策略的中国企业而言，该决定的实务影响不容忽视。

一、案件背景与争议焦点

• 申请人：Sanofi
• 审查对象：'529申请，专利期限起算日（Patent Term Filing Date）为2012年3月28日，法定20年保护期将于2032年届满。
• 对比专利：同属Sanofi的'922专利，申请起算日为2017年4月13日，因获得专利期限调整（PTA），其保护期将延续至2037年。
• 核心争议：'529申请若获授权，其到期日（2032年）早于对比专利'922（2037年）。PTAB据此认为，此种情形下不存在"不正当延长专利垄断期限"的问题，因而撤销了审查员的OTDP驳回。

然而，ARP认定PTAB的分析路径存在根本性缺陷，忽略了OTDP的第二根政策支柱：防止多重受让人骚扰原则。

二、ARP的核心法律裁决

（一）Allergan 判例例外不适用于本案

申请人援引 Allergan v. MSN Labs 案主张，先提交的申请不应因后提交的专利而遭OTDP驳回。ARP对此作出了严格限缩：

Allergan 例外的适用需同时满足三项要件：

1. 最先提交（First-filed）
2. 最先授权（First-issued）
3. 最后到期（Later-expiring）

本案'529申请：

• 并非其专利家族中最早实际提交的申请；
• 尚未获得授权，不满足"first-issued"要件；
• 与对比专利的期限起算日不同。

因此，Allergan 例外无法为本案提供豁免依据。

（二）"防止骚扰"原则可独立支撑OTDP驳回

ARP重申，OTDP制度依托两大政策目标：

1. 防止不正当延长专利保护期（Unjustified Timewise Extension）；
2. 防止不同受让人就显而易见的变体技术对被许可人或公众提起多重侵权诉讼（Anti-harassment）。

即便本案不存在期限延长问题，一旦Sanofi将'529申请与'922专利转让给不同主体，公众即面临被两个不同专利权人就实质相同技术反复追诉的风险。ARP援引 In re Fallaux 及 In re Hubbell 等联邦巡回判例，明确指出："防止骚扰原则"可以独立作为审查员作出OTDP驳回的法律依据，无需同时存在期限延长的情形。据此，除非申请人提交终期放弃声明（Terminal Disclaimer）以确保共同所有权（Common Ownership），否则OTDP驳回应予维持。

三、ARP对未来OTDP审查框架的前瞻性建议

ARP在决定中坦承，自1995年《乌拉圭回合协议法案》（URAA）将美国专利期限改为自申请日起算20年之后，传统OTDP制度中"防止期限延长"的政策必要性已显著降低。ARP因此提出未来可考虑的更具可预测性的审查框架：

这一框架若被采纳，将大幅降低企业在同族专利布局中的不确定性。

四、USPTO审查员实务指引要点

ARP在决定末尾向审查员发布了明确的操作指引：

1. 继续遵循《专利审查程序手册》（MPEP）§ 804 中确立的既有OTDP审查实践；
2. 仅在同时满足以下条件时方可直接适用 Allergan 例外：
   • 被审查申请与对比专利属于同一专利家族且期限起算日相同；
   • 被审查的权利要求确属最先提交、最先授权且最后到期；
   • 由于在常规审查（Original Examination）阶段几乎无法确认待决申请满足"最先授权"条件，Allergan 例外实际上主要适用于再审（Reexamination）或再颁（Reissue）程序。

五、对中国企业赴美专利布局的启示

尽管本案系美国国内程序，但对在美国进行专利布局的中国企业（尤其是生物医药、化学、半导体等技术密集型行业）具有直接的实务参考价值：

其一，续案与分案策略需重新评估。 中国企业惯常采用的"母案+多个续案"布局模式，在美国面临OTDP风险时，不能仅以"到期日不晚于对比专利"作为抗辩理由。骚扰原则的独立性意味着，只要存在未来分割所有权的可能，审查员即可作出OTDP驳回。

其二，终期放弃声明（Terminal Disclaimer）仍是关键工具。提交Terminal Disclaimer不仅锁定到期日，更承诺共同所有权的持续存在，这是消除骚扰风险的核心机制。企业在处置美国专利资产（如许可、转让、分拆）时，需特别注意共同所有权的完整性。

其三，Allergan 例外在授权前程序中适用极为有限。中国企业不应期待通过援引 Allergan 例外来规避常规审查中的OTDP驳回，该例外的实际适用场景主要限于授权后程序。

其四，关注PTA与OTDP的交互影响。对于因USPTO审查迟延而获得PTA的续案，企业需评估其相对于母案是否构成"不正当期限延长"，并预先规划应对方案。

结语

ARP此次决定明确了两个核心信号：一方面，Allergan 判例的适用被严格限缩，中国企业不应过度依赖该例外规避OTDP风险；另一方面，"防止骚扰原则"作为独立法律依据的地位得到重申，Terminal Disclaimer在美国专利实务中的核心工具地位继续巩固。

值得关注的是，ARP同时为未来OTDP审查框架的现代化改革释放了积极信号。在URAA施行近三十年后，美国OTDP制度是否会向更简明、更可预测的方向演进，值得中国企业与专利从业者持续跟踪。在此过渡阶段，企业赴美布局仍需回归审慎的同族专利管理与合规性审查，方能在复杂制度环境中稳健推进全球知识产权战略。