G1/25裁决全解读:说明书修改的边界收紧,申请人如何应对?

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欧洲专利局(European Patent Office, EPO)扩大上诉委员会(Enlarged Board of Appeal, EBA)就G 1/25号案件作出裁决,明确了修改权利要求后说明书适应性修改(Adaptation of the description)的判断标准,并在裁决中一并阐述了权利要求解释(Claim interpretation)的统一原则,客观上提前回应了后续案件G 1/26的部分关键问题。

对长期在欧洲审查和异议程序中处理说明书修改要求的申请人与代理机构而言,这份裁决传递的核心信号是:说明书修改仍有必要,但适用情形较此前实践更为有限。这不仅关系到审查阶段的答辩策略,也会影响上诉程序中的时间安排。

一、三个移送问题:修改义务源于EPC具体条款,而非独立规则

G1/25共移送了三个问题,EBA的回答可概括为三点。第一,"不一致"指说明书与权利要求之间存在不相容之处;只有当这种不相容导致不符合《欧洲专利公约》(European Patent Convention, EPC)某项具体要求时,才需要修改说明书。第二,要求修改的依据并非一项独立的新规则,而只是因该不一致而被违反的那一项EPC规定本身,这可能涉及第52至57条(可专利性,包括可专利主题、新颖性、创造性、工业实用性)、第123条及第76(1)条(新增主题事项、分案申请)、第83条(充分公开),以及第84条(清楚性与说明书支持)。第三,这一标准对异议程序与审查程序一体适用,两者没有区别。

裁决同时指出,实践中大多数说明书修改要求集中于第84条,即清楚性和说明书支持问题,这一格局预计短期内不会改变。

二、与G1/24衔接:整体解释法是化解"表面不一致"的关键工具

裁决与此前的G1/24案高度一致。EBA重申,解释权利要求时应始终结合说明书与附图,采取"整体解释法"(Holistic approach):本领域技术人员需将权利要求、说明书与附图作为一个统一过程来确定词句含义,而非先孤立解释字面含义、遇疑义再回看说明书的两步式方法。裁决援引T 439/22案,强调这一解释应从本领域技术人员的视角出发。

说明书中对术语的定义,只要技术上合理且符合整体教导,即应被采纳,无论其效果是限缩还是扩展权利要求的含义;但说明书和附图不能在权利要求文本本身没有依据的情况下,对其施加额外限制或作出扩张解释——权利要求本身仍居于解释的核心地位。这一原则不仅适用于新颖性、创造性判断,也同样适用于超出原始申请范围(Added matter, Art. 123(2) EPC)的审查。

基于这一原则,EBA认为,很多所谓的"不一致"其实可以通过G1/24的解释方法化解:本领域技术人员结合说明书与附图整体阅读权利要求后,并不会对权利要求含义产生"真正的疑虑"(real doubt),此时便无需修改说明书。裁决明确表示:EPC并不要求仅仅为了形式上的一致,而调整说明书或附图。

三、两步判断法:从"是否不一致"到"是否违反条款"

EBA给出的"不一致"定义是:如果说明书中的一项或多项陈述(含附图)暗示了某种对权利要求的理解,而这种理解与权利要求的表面含义不相容,且这种不相容不能通过G1/24的解释原则轻易解决,才构成需要处理的"不一致"。

判断分为两步。第一步,判断是否存在不一致:说明书中包含未被权利要求覆盖的实施例或技术教导,本身并不当然构成不一致,除非无法确定该内容是否落入权利要求保护范围,导致范围变得模棱两可。第二步,判断该不一致是否导致违反EPC具体条款:若某段描述使技术特征是否落入权利要求范围变得无法分辨,将影响第84条的符合性,因为权利要求会因此得不到说明书支持;若权利要求因增加限定特征而被认定具有创造性,而说明书仍保留围绕未修改权利要求撰写的内容(例如仍讨论只有原权利要求才能解决的技术问题),也可能构成不一致并涉及第52至57条的可专利性判断。裁决也提到,这类问题理论上还可能涉及新增主题事项和充分公开,但预计实践中较为少见。

四、修改的方式:不必然要求删除,"移除"与"中和"皆可

裁决明确,消除说明书中的不一致,并不一定意味着必须删除相关内容,可以选择"移除"或"中和"。所谓"中和",指通过加入澄清性文字处理,例如注明"根据一个未被要求保护的示例……",而无需整段删除。此外,裁决也确认,为消除不一致而修改权利要求本身、而非修改说明书,同样是被允许的路径。

程序节奏上,EBA没有理由改变现有做法:通常仍是先在口头审理中就可接受的权利要求文本达成一致,再修改说明书。若在上诉阶段口头审理中才发现说明书需要修改,裁决认为直接处理通常优于发回一审重审,以避免新一轮程序甚至再次上诉。

五、答辩策略:申请人可用的论证方向

结合上述原则,申请人在应对说明书修改要求时,有三个可用的论证方向。其一,要求审查员或异议人明确指出该不一致究竟导致违反了EPC哪一项具体规定,若审查意见未指明具体条款,申请人可要求对方作出说明。其二,主张表面不一致可通过G1/24的整体解释原则化解,论证本领域技术人员结合说明书与附图整体阅读后,并不会对权利要求含义产生真正疑虑,因此不构成需要修改的"不一致"。其三,主张说明书中某实施方式明显不落入权利要求范围,因此本身并不构成不一致,无需删除或修改,但需注意,审查员仍可能反驳称问题恰恰在于该实施方式是否落入范围并不清楚,这一分歧预计将成为后续实践中的争议焦点。

操作场景模拟:假设某申请在审查阶段因权利要求修改后新增了限定特征,审查员认为说明书中仍保留"该特征非必要"的原有表述,构成不一致并影响第84条符合性。申请人此时通常有三种应对路径:删除或调整说明书中的相关表述;采用"中和"方式加入澄清性文字,无需整段删除;或反过来修改权利要求本身以消除不一致。裁决明确认可后两种方式的可行性,为答辩提供了比"逐条删改说明书"更灵活的选择空间。

结语

G1/25裁决在"避免过度形式主义"与"维护EPC条款严肃性"之间划定了更清晰的边界,同时统一了权利要求解释规则,使EPO审查实践与欧洲统一专利法院(Unified Patent Court, UPC)及欧洲各国法院的司法实践更趋一致。预计EPO《审查指南》将随之更新,以清楚性为由要求修改说明书的审查意见数量可能有所下降,但具体尺度仍有待观察。对于正在欧洲布局专利的企业和代理机构而言,可结合本文提出的论证方向,评估在具体案件中是坚持删改说明书,还是通过解释原则或权利要求调整达成同等效果,同时关注G 1/26案件对相关原则的进一步适用。

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