美国PTAB审判新规解读:企业专利攻防的关键节点

song に投稿
来源:
页之码IP

美国专利商标局(USPTO)持续更新其《审判实践指南》(Trial Practice Guide),对专利审判与上诉委员会(PTAB)审理双方复审(IPR)、授权后复审(PGR)及派生程序的规则作出系统性说明。对于已在美布局专利、或正面临美国专利诉讼的中国科技与制造业企业而言,PTAB程序早已不是一个陌生名词——无论是作为专利权人应对无效挑战,还是作为被诉方借道IPR反制原告,都需要准确把握这套程序的立案门槛、时间节点与举证规则。本文结合指南核心内容,梳理企业在实务中应重点关注的几个环节。

一、立案审查:门槛、"全有全无"与自由裁量驳回

IPR的立案门槛是请愿人证明至少1项权利要求具备"合理可能性"(reasonable likelihood)不具备专利性;PGR则要求达到"更可能不具备专利性"(more likely than not)的更高标准。值得注意的是,依据最高法院在SAS Institute案中的判决,PTAB一旦决定立案,必须对请愿书中挑战的全部权利要求和全部理由一并审理,不能只挑选部分立案,这意味着请愿书的撰写策略需要"一次到位",不能寄希望于后续补充。

同样重要的是PTAB的自由裁量驳回权。针对同一专利的"后续重复请愿"(follow-on petitions),PTAB会依据General Plastic确立的七项因素审查是否存在诉讼滥用;若地区法院平行诉讼已进展较快且涉及相同技术争点,PTAB也可能依据NHK Spring案的逻辑不予立案。对于同时面临美国地区法院诉讼与专利无效挑战的中国企业,这意味着诉讼时间表的安排本身就是一种策略变量:过早或过晚提交IPR请愿,都可能影响立案概率。

二、权利要求解释标准统一:全面接轨Phillips标准

2018年底生效的规则修订后,PTAB在权利要求解释上已全面采用与联邦地区法院一致的《Phillips》标准,取代此前专利审查阶段常用的"最合理解释"(BRI)标准。这一变化的实务意义在于:企业若同时在地区法院与PTAB两条战线应对同一专利的效力问题,解释口径将趋于一致,此前"两套标准、两套论证"的策略空间被大幅压缩。若地区法院或国际贸易委员会(ITC)已就相关权利要求作出解释判定,及时提交该判定,PTAB通常会给予相应权重,这也提示企业在多线诉讼中应注意证据材料的协同提交。

三、修改权利要求的举证责任:Aqua Products规则

在Aqua Products案确立的规则下,专利权人在动议修改权利要求时,不再承担证明替代权利要求具备专利性的举证责任,该举证责任转由提出异议的请愿人承担(优势证据标准)。这一变化实际上降低了专利权人通过修改权利要求维持专利有效性的门槛,但修改仍受到严格限制:只能针对已立案的无效理由、不得扩大权利要求范围、不得引入新事项,且通常每项被挑战权利要求仅能提出一个替代方案。对于持有美国专利的中国企业而言,这意味着在专利遭遇无效挑战时,修改权利要求仍是一条可行的防御路径,但须提前评估替代方案是否真正具备专利性说服力,而非被动依赖举证责任转移。

实务场景模拟:假设某中国制造企业在美国市场因涉嫌侵犯竞争对手专利被诉,企业评估后决定提交IPR请愿以挑战涉案专利的有效性。此时需综合考虑:地区法院诉讼进度是否已较快推进(若过快,PTAB可能援引NHK规则行使自由裁量驳回);请愿书是否已覆盖希望挑战的全部权利要求与理由(避免SAS规则下"全部立案或全部驳回"造成的策略损失);以及若对方专利权人后续提出权利要求修改动议,企业作为请愿人需承担证明修改后权利要求同样不具备专利性的举证责任,须提前准备相应现有技术检索与专家意见。这一决策链条贯穿立案前评估、审理中的证据开示与动议应对、直至最终书面决定,法定审限通常为立案后1年内(复杂或并案情形可延长最多6个月)。

结语

PTAB审判程序自设立以来,已成为美国专利无效争议中兼具效率与实务复杂度的核心机制。从SAS判决确立的全有全无立案规则,到NHK/General Plastic确立的自由裁量驳回框架,再到Phillips标准的统一适用与Aqua Products举证责任的调整,每一次规则演变都直接影响企业的诉讼时机选择与证据准备策略。对于持续拓展美国市场的中国企业而言,将PTAB程序纳入知识产权风险管理的常规评估框架,提前建立诉讼时间表协同、证据材料储备与权利要求解释预案,是应对潜在专利纠纷的必要功课。

套餐价格(官费和服务费) / Package fee

Get exact prices For the country / region

E-mail: mail@yezhimaip.com

Calculator

查看申请流程