Introducción a la Extensión del Plazo de Patentes de China (PTA)

La enmienda de 2021 a la Ley de Patentes de China introdujo un sistema de compensación por el plazo de las patentes, en el que el artículo 42, párrafo 2 de la Ley de Patentes estipula:

Si el derecho de patente de invención se concede cuatro años después de la fecha de solicitud de la patente de invención y tres años después de la fecha de solicitud del examen sustantivo, el departamento de administración de patentes del Consejo de Estado, a petición del titular de la patente, proporcionará una compensación por la duración del derecho de patente por la demora irrazonable en el proceso de autorización de la patente de invención, excepto por la demora irrazonable causada por el solicitante.

Con la implementación de las nuevas Normas de Aplicación de la Ley de Patentes y las Directrices de Examen de Patentes en enero de 2024, el método de cálculo y la revisión de la compensación por la duración de las patentes han atraído mayor atención. La compensación por la duración de las patentes mencionada en este artículo se refiere únicamente a la compensación por la duración de las patentes del PTA (Ajuste de la Duración de las Patentes), y no incluye la compensación por la duración de las patentes de medicamentos PTE. Para obtener más información sobre la duración de las patentes de medicamentos PTE, consulte: https://yezhimaip.com/article/2024-09/17254416775445.html

Condiciones necesarias para obtener la indemnización por el plazo de la patente

• Las tres condiciones necesarias siguientes deben cumplirse simultáneamente para tener la oportunidad de obtener una compensación por la duración de la patente.
  • Tipo de patente: patente de invención
    • Cabe aclarar que los tipos de patentes que pueden optar a la compensación por la duración de la patente se limitan a las patentes de invención . Las patentes de modelo de utilidad y de diseño no son elegibles para dicha compensación. Además, si el mismo solicitante solicita una patente de modelo de utilidad y una patente de invención el mismo día para la misma invención, es necesario estudiar las circunstancias específicas de ambos casos para determinar si deben considerarse la misma invención y, por lo tanto, si son elegibles para la compensación por la duración de la patente.
• Hacer una solicitud
  • La compensación por el plazo de la patente sólo puede iniciarse cuando el titular de la patente lo solicita activamente .
  • Solicitante: La solicitud debe ser presentada por el titular de la patente. Si se ha designado una agencia de patentes, la solicitud de compensación por la duración de la patente deberá ser gestionada por esta. Si varios titulares de una patente son titulares conjuntos y no se ha designado una agencia de patentes, la solicitud de compensación por la duración de la patente deberá ser gestionada por el representante.
  • Cuándo presentar la solicitud: Los titulares de patentes deben presentar una solicitud ante la Oficina de Patentes dentro de los tres meses siguientes a la fecha del anuncio de la autorización de la patente y abonar una tasa de solicitud de compensación por la duración de la patente de 200 yuanes. De no presentar la solicitud dentro del plazo establecido, perderán el derecho a la compensación por la duración de la patente, sin posibilidad de recuperarlo.
• Cuatro pies y tres pulgadas de alto
  • El requisito previo para obtener los días de compensación por el plazo de la patente es cumplir simultáneamente las dos condiciones siguientes:
    • Cuatro años: La fecha del anuncio de la autorización es posterior a la fecha en que hayan transcurrido cuatro años desde la fecha de solicitud, lo que significa que el período de autorización supera los cuatro años desde dicha fecha. En las cláusulas de compensación por la duración de la patente, la fecha de solicitud debe entenderse como la fecha en que la CNIPA recibe la solicitud de patente de invención, ya que la compensación se contempla por demoras injustificadas en el proceso de autorización y no incluye demoras causadas por razones ajenas a la CNIPA.
    • Tres: La fecha del anuncio de la autorización es posterior a la fecha en la que se presenta la solicitud de examen sustantivo, es decir, el período de autorización excede los 3 años a partir de la fecha en la que se presenta la solicitud de examen sustantivo.
      • A la hora de determinar la "fecha de solicitud de examen sustantivo", es necesario comparar tres fechas clave:
        • Fecha de presentación de la solicitud de examen de fondo
        • Fecha de pago de la tasa de examen sustantivo
        • Fecha de publicación de la solicitud de patente
      • La última de las tres fechas mencionadas será la fecha de solicitud de examen de fondo. En el tercer caso, si la solicitud de examen de fondo se produce antes de la fecha de publicación, esta será la fecha de solicitud de examen de fondo, de conformidad con las disposiciones pertinentes sobre compensación por plazos.
• Método de cálculo de la compensación por la duración de la patente
  • Antes de presentar una solicitud de compensación por la duración de la patente, es fundamental estimar con precisión si se puede obtener dicha compensación y el número de días que se pueden compensar para que el titular de la patente decida si la presenta. Para facilitar su decisión, es necesario comprender con precisión las reglas de cálculo de la compensación por la duración de la patente e informarle con antelación sobre el número estimado de días de compensación. En resumen, la fórmula para calcular la compensación por la duración de la patente es la siguiente:
    • Extensión del Plazo de la Patente (PTA) = min(cuatro completos, tres completos) - demora razonable en el proceso de concesión - demora irrazonable causada por el solicitante
      • 1.min ("cuatro completos", "tres completos") requiere calcular dos diferencias de tiempo por separado y tomar el valor más pequeño: cuatro completos = fecha de anuncio de la autorización - 4 años a partir de la fecha de la solicitud; tres completos = fecha de anuncio de la autorización - 3 años a partir de la solicitud de examen sustantivo
      • Tanto "Full Four" como "Full Three" deben ser números positivos, y la "Fecha de Solicitud" debe ser la fecha en que la CNIPA recibe la solicitud de patente de invención. Por ejemplo, para una solicitud de patente que entra en la fase nacional china según el PCT, la fecha de solicitud es la fecha en que la solicitud PCT entra en la fase nacional china al calcular la compensación por la duración de la patente.
• Retrasos razonables en el proceso de autorización
  • Las demoras razonables en el proceso de autorización incluyen las demoras causadas por el procedimiento de revisión para modificar los documentos de solicitud de patente de conformidad con el artículo 66 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, el procedimiento de suspensión de conformidad con el artículo 103 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, las medidas de preservación de conformidad con el artículo 104 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes y otras circunstancias razonables como los procedimientos de litigio administrativo.
  • En el sistema de compensación del plazo de patente, existen actualmente restricciones específicas en la aplicación del procedimiento de reexamen: si el solicitante modifica los documentos de la solicitud de patente durante el procedimiento de reexamen, el tiempo del procedimiento de reexamen no se incluirá en el alcance de la compensación del plazo de patente, es decir, el intervalo de tiempo entre la fecha de emisión de la decisión de rechazo y la fecha de emisión de la decisión de reexamen no puede recibir compensación de plazo.
  • En los casos de revisión en los que solo se presentan declaraciones de opinión pero no se modifican los documentos de la solicitud, si no hay cambios sustanciales en el texto de la solicitud, después de que el caso se autorice finalmente, el tiempo del procedimiento de revisión (desde la fecha del rechazo hasta la fecha de la decisión de revisión) se incluirá en el rango de compensación, y se dará la compensación de tiempo correspondiente cuando el solicitante presente una solicitud de compensación de tiempo.
  • En el último borrador de revisión de las Directrices de Examen, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual pretende revisar los criterios para determinar si un procedimiento de reexamen constituye una demora razonable en la concesión de una patente. La denegación de la compensación por el plazo no se limita a las modificaciones de los documentos de solicitud de patente, sino que también se extiende a la introducción de nuevos motivos o pruebas durante el proceso de reexamen. Si se completan estas revisiones, será mucho más difícil estimar con precisión el número de días que se compensarán.
  • Otras situaciones que constituyen demoras razonables en el proceso de autorización, es decir, revisión administrativa, suspensión, preservación, litigio administrativo, etc. antes de la autorización, requieren deducir el tiempo correspondiente de la situación de revisión al calcular el período de compensación por la duración de la patente.
• Retraso irrazonable causado por el solicitante
  • Las Directrices de Examen de Patentes definen claramente las siguientes cinco situaciones como retrasos irrazonables causados por los solicitantes:
    • Retrasos causados por falta de respuesta a una notificación de la Oficina de Patentes dentro del plazo especificado
    • Según lo especificado en las Directrices de Examen de Patentes, el número de días de demora en este caso se cuenta desde el vencimiento del plazo hasta la fecha efectiva de presentación de la respuesta. Por ejemplo, si el primer dictamen de examen se emitió el 6 de enero de 2025, el solicitante presentó una solicitud de prórroga antes de la fecha límite del 6 de mayo de 2025 y finalmente presentó su respuesta el 26 de mayo de 2025. En este caso, el número de días transcurridos desde el vencimiento del plazo el 6 de mayo de 2025 hasta la fecha efectiva de la respuesta el 26 de mayo de 2025 (20 días) se considera demora irrazonable causada por el solicitante.
    • Ámbito de aplicación: Esto incluye las respuestas a todos los avisos con plazos específicos durante las etapas de examen preliminar y sustantivo, incluyendo avisos de acción de oficina, avisos de corrección, avisos divisionales y avisos para el pago de la tasa de restauración unitaria. Además, si no se recibe una respuesta a un aviso de reexamen dentro del plazo, su cálculo se determinará en función de si el proceso de reexamen ya está incluido en la compensación por plazo. Es decir, si el proceso de reexamen se considera una demora razonable en el proceso de autorización y no se compensa según el Artículo 2 anterior, y el tiempo empleado en el proceso de reexamen se deduce del cálculo de la compensación por plazo, entonces incluso si no se recibe una respuesta al aviso de reexamen dentro del plazo, esto no debe computarse, ya que de lo contrario el número de días de retraso se contabilizará doblemente.
• Retrasos causados por la revisión tardía
  • Si solicita un aplazamiento del examen, el número de días de retraso corresponde al número real de días de aplazamiento. Al calcular el número real de días de aplazamiento, debe tener en cuenta la retirada del examen aplazado. El número de días de retraso causado por el aplazamiento del examen corresponde al intervalo de tiempo entre la fecha efectiva y la fecha de vencimiento del aplazamiento.
• Retrasos causados por la incorporación por referencia
  • Cuando un expediente implica la incorporación por referencia, si la CNIPA no ha establecido una base para el examen al recibir la solicitud de invención, o si el solicitante modifica dicha base al presentar la Solicitud de Confirmación de Incorporación por Referencia, la CNIPA debe reiniciar el examen. Por lo tanto, cualquier retraso causado por la incorporación por referencia debe considerarse un retraso causado por el solicitante. En concreto, el número de días de retraso debe ser el número de días transcurridos entre la fecha en que la CNIPA recibió la solicitud de patente de invención y la fecha en que se presentó la Solicitud de Confirmación de Incorporación por Referencia.
• Retrasos ocasionados por la solicitud de restablecimiento de derechos
  • El número de días de demora es el intervalo de tiempo desde el vencimiento del plazo original hasta la fecha de emisión del aviso de aprobación de la solicitud de restauración de derechos, a menos que pueda probarse que la demora es causada por la Oficina de Patentes.
  • Al igual que las demoras causadas por los procedimientos de reexamen, existe una condición clave: la excepción debe demostrar que la oficina de patentes causó el proceso de retirada presunta y restauración. Sin embargo, esta situación es relativamente poco frecuente. Por ejemplo, si la oficina de patentes emitió una notificación de retirada presunta debido a un malentendido del examinador, el solicitante de la patente puede explicar en una declaración de opinión al presentar una solicitud de restauración que "la notificación de retirada presunta no fue causada por el solicitante" y presentar las pruebas pertinentes. Si el examinador acepta la explicación del solicitante de la patente, el tiempo transcurrido debido a la notificación de retirada presunta errónea (el intervalo entre la fecha de emisión de la notificación de retirada presunta y la fecha de emisión de la notificación de restauración) no se considerará una demora causada por el solicitante.
• Retrasos causados por la omisión del solicitante de solicitar el procesamiento anticipado de una solicitud internacional que ingresa a la fase nacional china dentro de los 30 meses a partir de la fecha de prioridad
  • Si el solicitante cancela la opción predeterminada de "tramitación anticipada", la CNIPA recibirá el expediente de solicitud, pero no podrá iniciar el examen, lo que se considerará un retraso irrazonable causado por el solicitante. El número de días de retraso corresponde al intervalo entre la fecha de entrada en la fase nacional china y los 30 meses posteriores a la fecha de prioridad.
• Otras consideraciones
  • Envíe primero la solicitud y el pago, y luego consulte el número de días de compensación. No se realizará ningún reembolso si no se recibe el número de días de compensación.
    • De acuerdo con la normativa pertinente sobre compensación por la duración de la patente, el titular de la patente debe presentar proactivamente una solicitud de compensación por la duración de la patente y el pago de las tasas correspondientes dentro de los tres meses siguientes a la fecha del anuncio de concesión de la patente, antes de que la Administración Nacional de Propiedad Intelectual notifique el número de días de compensación disponibles. Además, incluso si el número de días de compensación es cero, la tasa de solicitud de compensación por la duración de la patente pagada no es reembolsable. Por lo tanto, es fundamental estimar con precisión el número de días de compensación disponibles antes de presentar la solicitud.
• Pago de la cuota anual después de recibir la compensación por el término
  • Si el período de compensación de la patente es inferior a un año, no se requiere el pago de tasas anuales. Si el período de compensación es de un año o más, las tasas anuales correspondientes deben pagarse o abonarse en un solo pago por cada año adicional, a más tardar al vencimiento del plazo de 20 años de la patente, de conformidad con lo dispuesto en la decisión de aprobación de la compensación por el plazo de la patente emitida por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual. Si las tasas anuales por la compensación por el plazo de la patente no se pagan o no se abonan en su totalidad al vencimiento del plazo de la patente, no se concederá la compensación por el plazo de la patente y el plazo de la patente no podrá ser restaurado.

La vigencia de la patente es el período efectivo para que el titular de la patente ejerza sus derechos. Calcular con precisión el número de días de compensación por la vigencia de la patente y utilizar racionalmente el sistema de compensación son fundamentales para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los titulares de patentes.