중국의 특허 기간 연장(PTA) 소개

2021년 중국 특허법 개정안은 특허기간 보상제도를 도입하였는데, 특허법 제42조 제2항은 다음과 같이 규정하고 있다.

"발명특허권이 발명특허 출원일로부터 4년, 실체심사청구일로부터 3년 후에 허여되는 경우, 국무원 특허행정부서는 특허권자의 요청에 따라 발명특허의 허가절차가 부당하게 지연된 데 대한 특허권 존속기간 보상을 제공해야 한다. 단, 출원인에 의한 부당한 지연은 제외된다."

2024년 1월 신특허법 시행규칙 및 특허심사지침이 시행됨에 따라 특허 존속기간 보상금 산정 방식 및 검토에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 본 논문에서 언급된 특허 존속기간 보상금은 특허 존속기간 조정(PTA) 특허 존속기간 보상금에 국한되며, PTE 의약품 특허 존속기간 보상금은 포함되지 않습니다. PTE 의약품 특허 존속기간에 대한 자세한 내용은 https://yezhimaip.com/article/2024-09/17254416775445.html 을 참조하십시오.

특허기간 보상을 받기 위한 필요조건

• 특허기간에 따른 보상을 받을 수 있는 기회를 갖기 위해서는 다음의 세 가지 필수 조건이 동시에 충족되어야 합니다.
  • 특허 유형 : 발명 특허
    • 특허존속기간 보상 대상이 되는 특허의 종류는 발명특허로 한정된다는 점을 명확히 해야 합니다. 실용신안특허와 디자인특허는 특허존속기간 보상 대상이 아닙니다. 또한, 동일 출원인이 동일 발명에 대해 같은 날에 실용신안특허와 발명특허를 동시에 출원하는 경우, 두 건의 구체적인 상황을 검토하여 동일 발명으로 간주하여 특허존속기간 보상 대상이 되는지 여부를 판단해야 합니다.
• 요청하기
  • 특허기간 보상은 특허권자가 적극적으로 요청한 경우에만 개시될 수 있습니다.
  • 신청인: 특허권자가 신청해야 합니다. 특허대리인이 선임된 경우, 특허존속기간 보상금 청구는 해당 특허대리인이 처리해야 합니다. 특허권을 여러 특허권자가 공동으로 소유하고 있고 특허대리인이 선임되지 않은 경우, 특허존속기간 보상금 청구는 대리인이 처리해야 합니다.
  • 제출 시기: 특허권자는 특허권 허가 공고일로부터 3개월 이내에 특허청에 청구서를 제출하고 200위안의 특허 존속기간 보상금 청구 수수료를 납부해야 합니다. 기한 내에 청구서를 제출하지 않을 경우, 특허 존속기간 보상금을 받을 권리가 상실되며, 권리 회복 기회도 주어지지 않습니다.
• 전체 4피트 3
  • 특허권 존속기간 보상일을 얻기 위한 전제조건은 다음 두 가지 조건을 동시에 충족하는 것입니다.
    • 4년: 승인 공고일이 "출원일"로부터 4년이 지난 날짜보다 이후인 경우, 승인 기간이 출원일로부터 4년을 초과합니다. 특허 기간 보상 조항에서 "출원일"은 CNIPA가 발명 특허 출원을 접수한 날짜로 이해해야 합니다. 보상은 승인 절차의 부당한 지연에 대한 것이며, CNIPA와 관련 없는 사유로 인한 지연은 포함되지 않기 때문입니다.
    • 3. 허가공고일이 실질심사청구일보다 늦은 경우, 즉 허가기간이 실질심사청구일로부터 3년을 초과하는 경우
      • "실질심사 청구일"을 결정할 때, 세 가지 주요 날짜를 비교해야 합니다.
        • 실체심사 청구서 제출일
        • 실체심사수수료 납부일
        • 특허 출원이 공개된 날짜
      • 위 세 날짜 중 가장 늦은 날짜를 "실질심사청구일"로 합니다. 세 번째 경우, 실질심사청구가 공개일 이전에 발생하는 경우, 관련 기한보상 규정에 따라 공개일을 실질심사청구일로 합니다.
• 특허기간 보상금 계산 방법
  • 특허기간 손해배상 청구를 제출하기 전에, 특허기간 손해배상금 수령 가능 여부와 보상 가능 일수를 정확하게 예측하는 것은 특허권자가 특허기간 손해배상 청구를 제기할지 여부를 결정하는 데 매우 중요합니다. 특허권자의 의사결정을 용이하게 하기 위해서는 특허기간 손해배상금 산정 규칙을 정확하게 이해하고, 특허권자에게 정확한 보상 예상 일수를 미리 알려주는 것이 필요합니다. 요약하면, 특허기간 손해배상금 산정 공식은 다음과 같습니다.
    • 특허 기간 연장(PTA) = 최소(전체 4개, 전체 3개) - 특허 부여 프로세스의 합리적인 지연 - 출원인에 의해 발생한 불합리한 지연
      • 1.min("full four", "full three")은 두 개의 시간 차이를 별도로 계산하고 더 작은 값을 취해야 합니다. full four = 승인 발표일 - 출원일로부터 4년; full three = 승인 발표일 - 실질적 심사 요청일로부터 3년
      • "Full Four"와 "Full Three"는 모두 양수여야 하며, "출원일"은 중국 특허청(CNIPA)이 발명 특허 출원을 접수한 날짜여야 합니다. 예를 들어, PCT에 따라 중국 국내 단계에 진입하는 특허 출원의 경우, 특허 존속기간 보상금을 계산할 때 PCT 출원이 중국 국내 단계에 진입한 날짜가 출원일입니다.
• 승인 절차의 합리적인 지연
  • 허가 절차의 합리적인 지연에는 특허법 시행규칙 제66조에 따른 특허 출원 서류 보정에 대한 심사 절차, 특허법 시행규칙 제103조에 따른 정지 절차, 특허법 시행규칙 제104조에 따른 보전 조치, 행정 소송 절차 등 기타 합리적인 사정으로 인한 지연이 포함됩니다.
  • 특허존속기간 보상제도에서는 현재 재심사절차 적용에 구체적인 제약이 있다. 즉, 출원인이 재심사절차 진행 중에 특허출원서류를 변경한 경우, 재심사절차 진행 시점은 특허존속기간 보상의 범위에 포함되지 않는다. 즉, 거절결정일과 재심사결정일 사이의 기간은 존속기간 보상을 부여할 수 없다.
  • 의견서만 제출하고 출원서류를 변경하지 않은 심사사례의 경우, 출원문서에 실질적인 변경이 없다면, 해당 사건이 최종적으로 허가된 후, 심사절차기간(거절일부터 심사결정일까지)이 보상범위에 포함되며, 출원인이 시간보상을 신청하면 해당 시간보상을 지급합니다.
  • 국가지식재산권국은 최신 심사지침 개정안에서 재심사 절차가 특허 부여에 있어 합리적인 지연을 구성하는지 여부를 판단하는 기준을 개정할 예정입니다. 기한 보상금의 거부는 특허 출원 서류의 보정뿐만 아니라 재심사 과정에서 새로운 근거나 증거를 제출하는 경우에도 적용됩니다. 이러한 개정이 완료되면 보상금 지급일을 정확하게 예측하는 것이 훨씬 더 어려워질 것입니다.
  • 행정심사, 정지, 보존, 행정소송 등 허가 전 허가 절차에 합리적인 지연이 발생하는 다른 상황은 특허존속기간 보상기간을 계산할 때 심사 상황에서 해당 시간을 차감해야 합니다.
• 신청인의 부당한 지연으로 인한 경우
  • 특허 심사 지침에서는 출원인에 의해 발생하는 부당한 지연으로 다음의 5가지 상황을 명확하게 정의합니다.
    • 특허청의 통지에 대하여 지정된 기간 내에 응답하지 못하여 발생한 지연
    • 특허 심사지침에 명시된 바와 같이, 이 경우 지연 일수는 기한 만료일부터 실제 답변서 제출일까지입니다. 예를 들어, 최초 심사의견서가 2025년 1월 6일에 발행되었고, 출원인은 2025년 5월 6일 기한 전에 연장 신청을 제출하여 최종적으로 2025년 5월 26일에 답변서를 제출했습니다. 이 경우, 기한 만료일인 2025년 5월 6일부터 실제 답변서 제출일인 2025년 5월 26일까지의 일수(20일)는 출원인에 의해 발생한 부당한 지연으로 간주됩니다.
    • 적용 범위: 예비심사 및 실체심사 단계에서 지정된 기한이 있는 모든 통지에 대한 응답이 포함되며, 여기에는 심사통지서, 보정통지서, 분할통지서, 단일복구수수료 납부통지가 포함됩니다. 또한, 재심사 통지서에 대한 응답이 기한 내에 접수되지 않은 경우, 그 계산은 재심사 절차가 기한 보상에 이미 포함되었는지 여부를 기준으로 합니다. 즉, 재심사 절차가 허가 절차의 합리적인 지연으로 간주되어 위 제2조에 따라 보상되지 않고, 재심사 절차에 소요된 시간을 기한 보상 계산에서 차감하는 경우, 재심사 통지서에 대한 응답이 기한 내에 접수되지 않더라도 지연 일수가 이중으로 계산되므로 이를 계산해서는 안 됩니다.
• 지연된 검토로 인한 지연
  • 심사 연기를 신청하는 경우, 지연 일수는 실제 지연된 심사 일수입니다. 실제 지연 심사 일수를 계산할 때는 연기된 심사의 취소를 고려해야 합니다. 심사 연기로 인한 지연 일수는 지연 효력 발생일과 지연 만료일 사이의 기간입니다.
• 참조에 의한 통합으로 인한 지연
  • 사건 파일에 참조에 의한 통합(incorporation by reference)이 포함된 경우, CNIPA가 발명 출원 접수 시 심사 근거를 확립하지 않았거나, 출원인이 참조에 의한 통합 확인 요청서를 제출할 때 심사 근거를 변경하는 경우, CNIPA는 심사를 재개해야 합니다. 따라서 참조에 의한 통합으로 인해 발생하는 모든 지연은 출원인에 의한 지연으로 간주되어야 합니다. 구체적으로, 지연 일수는 CNIPA가 발명 특허 출원을 접수한 날과 참조에 의한 통합 확인 요청서를 제출한 날 사이의 일수를 의미합니다.
• 권리 회복 요청으로 인한 지연
  • 지연 일수는 원래의 기간 만료일부터 권리 회복 신청 승인 통지서가 발급된 날까지의 시간 간격입니다. 단, 지연이 특허청의 사유로 인한 것이라는 것을 입증할 수 있는 경우는 예외입니다.
  • 재심사 절차로 인한 지연과 마찬가지로, 이 경우에도 핵심 요건이 있습니다. 즉, 특허청이 간주취소 및 복원 절차의 원인이 되었다는 사실을 입증해야 합니다. 그러나 이러한 상황은 비교적 드뭅니다. 예를 들어, 심사관의 오해로 특허청이 간주취소 통지를 발부한 경우, 특허 출원인은 복원 신청서 제출 시 의견서에서 "인정취소 통지가 특허 출원인에 의한 것이 아니다"라고 설명하고 관련 증거를 제출할 수 있습니다. 심사관이 특허 출원인의 설명을 받아들인다면, 잘못된 간주취소 통지로 인해 소요된 시간(인정취소 통지 발부일부터 복원 통지 발부일까지의 기간)은 출원인에 의한 지연으로 간주되지 않습니다.
• 중국 국내 단계에 진입하는 국제 출원에 대해 우선권일로부터 30개월 이내에 조기 처리를 요청하지 못하여 발생한 지연
  • 출원인이 기본 "조기 처리" 옵션을 취소하는 경우, 중국 특허청(CNIPA)은 출원서를 접수하지만 심사를 시작할 수 없게 되며, 이는 출원인에 의해 발생한 부당한 지연으로 간주됩니다. 지연 일수는 중국 국내단계 진입일과 우선일로부터 30개월까지의 기간입니다.
• 기타 고려 사항
  • 먼저 요청과 수수료를 제출하신 후, 보상 일수를 확인하시기 바랍니다. 보상 일수를 받지 못하시면 환불되지 않습니다.
    • 특허 존속기간 보상 관련 규정에 따르면, 특허권자는 특허 등록 공고일로부터 3개월 이내에 특허 존속기간 보상 청구서와 관련 수수료를 국가지식재산권국에 제출해야 하며, 국가지식재산국은 보상 가능 일수를 통지합니다. 또한, 보상 가능 일수가 0일 경우에도 납부된 특허 존속기간 보상 청구 수수료는 환불되지 않습니다. 따라서 청구서를 제출하기 전에 보상 가능 일수를 정확하게 추정하는 것이 특히 중요합니다.
• 정기보상금 수령 후 연회비 납부
  • 특허 보상 기간이 1년 미만인 경우 연회비가 부과되지 않습니다. 보상 기간이 1년 이상인 경우, 국가지식재산권청이 발행한 특허 기간 보상 승인 결정서의 규정에 따라, 20년 특허 기간 만료일까지 매년 해당 연회비를 납부하거나 일시불로 납부해야 합니다. 특허 기간 보상 연회비를 특허 기간 만료일까지 납부하지 않거나 전액 납부하지 않으면 특허 기간 보상이 이루어지지 않으며, 특허 기간은 회복될 수 없습니다.

특허권자는 권리를 행사할 수 있는 유효기간을 보유합니다. 특허권자의 정당한 권리와 이익을 보호하기 위해서는 특허권 보상일수를 사전에 정확하게 예측하고, 특허권 보상제도를 합리적으로 활용하는 것이 매우 중요합니다.